引言
定牌加工又称贴牌制造或委托加工,即OEM（Original Equipment Manufacture）,是指加工方根据合同约定,为定做方加工使用特定商标或品牌的商品并将该商品交付给定做方，后者依照合同支付加工费的经营模式。在我国，定牌加工企业自改革开放以来蓬勃发展，为我国出口创汇、解决就业起到了不可估量的作用。但在另一方面，由定牌加工引发的商标法律问题也一直是理论界与实务界备受争议的问题。2012 年6 月29 日，最高人民法院对日本株式会社良品计画（下称“良品计画”）诉国家工商行政管理局商标评审委员会（下称“商评委”）一案所做出的再审判决，更是把对这一问题的争议推到风口浪尖。在该判决中最高人民法院（下称“最高院”）明确认定“商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或者服务的来源，因此商标只有在商品流通环节才能发挥其功能。二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家的生产加工供出口的行为不属于《商标法》第三十一条规定的‘已经使用并有一定影响的商标’符合立法原意”。笔者试图通过对于国内外法律以及法院判决的认识厘清问题的本质矛盾，并提出对此问题的理解和建议。
一、定牌加工中的商标使用行为模式及侵权问题
定牌加工经营中有三种主要的模式。第一种是国内生产加工企业在定牌加工合同规定的数量、范围之外，自行生产加工带有国外企业注册商标的商品。此种模式下，认定有关定牌加工中的商标使用构成侵权是没有争议的。第二种是国外企业仅在其本国享有合法的注册商标专用权（其并未在中国进行该商标的注册）而委托国内生产加工企业定牌加工。国内企业和个人在中国拥有相同、近似商标注册商标专用权，使用该商标并专用于出口。在此种模式下，相关定牌加工中的商标使用行为是否构成侵权有争议。第三种是国外企业在其他法域没有合法的注册商标专用权，但其他人在该法域内也没有注册情况下，委托国内生产加工企业定牌加工产品并专用于出口，是否侵犯国内商标注册人的注册商标专用权也是有争议的。本文主要论述在第二和第三种模式下，定牌加工对于商标的使用是否构成中国商标法所规定的商标使用行为而构成侵权。
二、我国法院对于定牌加工商标侵权问题的裁判及认识
与行政执法机关相比，我国法院对于定牌加工中侵权行为的认定逐步呈现从统一走向灵活的趋势，从时间和地域上体现了逐步转变的过程。
（一）法院司法意见的精神
北京市高级人民法院曾经于2004 年2 月18 日出台《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发【2004】48 号），第13 条明确规定，定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。而2006年2月13日出台的《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》则对此问题提出了不同的理解。该解答认为，承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。2006 年的解答从上述司法机关的解答经历的变化也反映了司法机关在此问题上长期存在的争议。最高人民法院在2009 年出台的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（《大局意见》）则提出“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”从上述规定的内容可以看出，有关司法意见或者解答都一致认为，加工方应当承担必要的审查注意义务，并根据该义务履行的情况判定侵权责任。上述所有现在依然生效的司法解答或者司法意见都未对加工行为是否侵权做出明确且有效的判断。从《大局意见》中若侵权行为成立则加工方的法律责任要根据其注意义务完成情况判断的表述看，相关意见没有否定贴牌加工构成侵权的可能性。这也印证了以司法意见或者解释突破法律规定的逻辑矛盾和理论困境。
（二）司法审判以及对问题理解的变化和稳定
1. 认定定牌加工构成侵权的案例和主要依据
从既往的法院判决看，早期的司法裁判认定定牌加工行为认定侵权的情况较多。其中比较重要的判决有，美国耐克公司诉西班牙赛得体育公司、浙江嘉兴市银兴制衣厂、浙江省畜产进出口公司商标权侵权案、广州泓信诉广州海关行政诉讼案等。
在上述有关判决中，以广东省为代表的地方法院认为定牌加工行为构成侵权，其主要理由为（1）知识产权具有地域性，定做人在海外拥有的商标权不能对承揽人在中国境内的知识产权侵权行为构成抗辩；（2）《商标法》第五十二条规定在相同商品上使用相同商标的侵权行为中，是否造成消费者混淆并非侵权行为构成要件之一。
2. 认定定牌加工不构成侵权的主要依据
与此同时，也存在各种持相反立场的判决和意见。其主要理由是（1）涉外定牌加工的商品不在我国境内销售，不存在使相关公众对商品来源产生混淆、误认的可能；（2）定牌加工行为不会对商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性的损害，也不会对其享有的商标权利造成损害；（3）定牌加工的实质为《合同法》中所指的加工承揽的合同关系，因此，承揽人的定牌加工商品上定贴商标的行为不应认定为商标法意义上的使用行为。持此种观点的代表性判决包括，上海市第一中级人民法院和上海市高级人民法院审理的JOLIDA 商标侵权案（（2008）沪一中民五（知）初字第317号、（2009）沪高民三（知）终字第65号判决书）。法院认为：涉外定牌加工出口的产品全部销往美国市场，由于涉案产品全部出口，未在中国市场实际销售，中国国内的消费者不存在对该商品的来源发生混淆和误认的可能。在新加坡鳄鱼、无锡艾弗国际贸易有限公司确认不侵权诉讼当中，法院认为无锡公司的行为属于接受境外公司委托而进行的涉外定牌加工行为使用涉案商标具有合法授权，原告并无侵权的主观故意和过错。产品基于境外相关权利人的明确委托加工涉案产品后全部发往韩国，产品不在中国境内销售。涉案商标仅在中国境外产生商品来源的识别作用，不可能造成国内相关公众的混淆、误认，因此不会对被告在国内的商标权造成损害。
3. 第三种意见：根据个案情况进行判断
浙江省法院系统的对于定牌加工问题在相同侵权以及近似侵权中采取了不同的判断，在不同的案件中存在判断不一致的地方。宁波市中级法院和浙江省高级法院在宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司诉慈溪市永胜轴承有限公司侵犯商标专用权纠纷案认为：商标地域性是商标权的基本特征之一，认定是否构成商标侵权，并非以造成混淆或误认为构成要件，而是以是否在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标；是否造成混淆或误认，仅是判断商标是否近似的要件，而非判断是否构成商标侵权的直接要件。被告未经原告许可，使用与原告注册商标相同的“RBI”商标，构成对注册商标专用权的侵害义乌市法院在义乌市聚宝日化有限公司诉义乌市工商行政管理局行政诉讼案认为，制造标注“DeLaRitz”商标的产品销往美国的行为，仅限于生产领域，并未进入国内市场，不会造成相关公众的混淆和误认，生产该产品本身不构成对中国“RITZ”注册商标权人的商标侵权，被告对原告生产标注“DeLaRitz”商标的产品构成商标侵权的决定，属适用法律、法规错误，判决撤销被告的行政处罚决定。
浙江省高级法院组成课题组在其2008 年的研究报告中认为，涉外贴牌生产只要在相同商品或服务上使用相同标记的，就应直接推定混淆成立，从而认定定作人和加工人构成侵权；在涉外贴牌行为中，如贴牌产品与国内商标权人核准使用的商品或服务不相同，或者贴牌产品与国内商标权人的注册商标不相同，因涉外贴牌产品均出口，不在国内销售，国内的消费者不会发生混淆的可能，应认定为不属于类似商品、类似服务、或商品与服务类似或不构成商标近似，从而不构成商标侵权。浙江省高级法院知识产权庭高毅龙审判长在2009 年的会议上又重申了该观点[1]。
在福建高院判决的“NEW BOSS COLLECTION”商标侵权案中（（2007）闽民终字第459 号）法院认为，原告雨果博斯公司在诉讼中不能举证其讼争商标在意大利已申请注册或者在先使用，故该服装进出口公司在意大利有权使用讼争的“NEW BOSS COLLECTION”未注册商标。喜乐公司生产的西服全部出口到意大利，从未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能也没有机会接触到标有讼争“NEW BOSS COLLECTION”商标的西服，不可能造成相关公众的混淆、误认，不构成侵犯注册商标专用权的前提。被告喜乐制衣公司是受境外未注册商标权人的委托定牌加工讼争西服，由于该西服从未在国内进行销售，因此，该定牌加工行为不会对上诉人及“BOSS”商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性的损害，同理也不会对上诉人在国内享有的商标权利造成损害。被上诉人喜乐制衣公司受意大利公司委托定牌加工，其仅为该公司定牌加工西服而不享有对定牌加工西服的商标使用权和销售权；其与委托方意大利公司的关系实质为《合同法》中所指的加工承揽的合同关系，因此，被上诉人在其承揽的定牌加工西服上定贴 “NEW BOSS COLLECTION”商标的行为不应认定为商标法意义上的商标实际使用行为；而讼争商标的实际使用人应为定作人意大利公司，据此，不论使用讼争商标的行为是否构成侵权，其法律责任均应由定作人意大利公司承担。从以上介绍可以看出，在本世纪最初的十年中，我国不同地域的法院，乃至同一地域的法院对于这个问题都存在不同的认识。总体来说，以广东省为代表的司法系统对于定牌加工构成侵权持肯定态度，而这种认识亦为当时的最高人民法院所接受。与此相对，上海、北京等地的法院则持相反态度。而浙江等地法院则对于相同商标以及近似商标的情况作了区分处理，也存在同案不同判的情况。v
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