方法专利侵权案件中“新产品”的举证责任

第042期

一、问题的提出

《专利法》第61条规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”依据上述规定，在涉及新产品制造方法的发明专利侵权纠纷中，被诉侵权人应当承担产品制造方法不同于专利方法的证明责任，亦即举证责任倒置。

上述规定仅将产品的制造方法的举证责任由原告（专利权人）转移到了被告（被诉侵权人），但是，对于被诉侵权技术方案是否涉及“新产品”的举证责任并没有规定。

按照民诉法的一般的“谁主张谁举证”的举证责任规则，“新产品”的证明责任通常还在专利权人。在此前的专利侵权诉讼实务中，专利权人仅需要尽到初步的举证责任即可，例如，如果原告主张权利的专利为“产品及其制造方法”发明专利，则该专利中的产品权利要求获得专利授权的事实，可以初步证明该产品为新产品。

但是，最高人民法院最新的最高人民法院知识产权案件年度报告（2018）中的一个案例，否定了实务中的此类做法，认为产品专利获得授权并不能证明产品属于“新产品”，并对“新产品”的证明方式和证明责任的分配予以明确。

二、案例分析

义乌市贝格塑料制品有限公司、张海龙与上海艾尔贝包装科技发展有限公司、杭州阿里巴巴广告有限公司侵害发明专利权纠纷案

案号：(2018)最高法民申4149号

涉案专利：专利号为200510028292.0，名称为“自粘膜止回空气包装材料C型袋及其制造方法”的发明专利。

涉案专利的权利要求书包括两组权利要求，其中第一组权利要求1-2为产品权利要求，第二组权利要求3-5为产品的制造方法权利要求：

1. 一种自粘膜止回空气包装材料C型袋，其特征在于，该C型袋由塑料薄膜(1)，塑料薄膜(3)两张宽塑料薄膜和塑料薄膜(2a)，塑料薄膜(2b)两张窄塑料薄膜组成，塑料薄膜(1)，塑料薄膜(3)置于表层，塑料薄膜(2a)，塑料薄膜(2b)置于中间层，经热封后形成一个可存放空气的空间(A)；数个空间(A)组成一自粘膜止回空气包装材料(E)；该包装材料(E)经折叠及局部热封后形成折叠面(A1)，折叠面(A2)，折叠面(A3)，折叠面(A4)，折叠面(A5)，折叠面(A6)，其中，在折叠面(A1)，折叠面(A6)之间形成一个开口部(H)，折叠面(A4)，折叠面(A5)，折叠面(A6)共同形成一个封盖，由折叠面(A1)，折叠面(A2)，折叠面(A3)，折叠面(A4)，折叠面(A5)，折叠面(A6)整体构成一自粘膜止回空气包装材料C型袋。

……

3. 一种自粘膜止回空气包装材料C型袋的制造方法，其特征在于，该C型袋由塑料薄膜(1)，塑料薄膜(3)两张宽塑料薄膜和塑料薄膜(2a)，塑料薄膜(2b)两张窄塑料薄膜组成，塑料薄膜(1)，塑料薄膜(3)放在表层，塑料薄膜(2a)，塑料薄膜(2b)放在中间层，重叠放好后经过热封(5)，热封(6)热封，再重叠放好后经过热封(8)热封，再重叠放好后经过热封(9)，热封(10)，热封(16)热封，形成一个可存放空气的空间(A)；数个空间(A)组成空气包装材料(E)；所述的空气包装材料(E)，热封(11)与热封(10)之间形成一个折叠面(A1)，热封(11)与热封(12)之间形成一个折叠面(A2)，热封(12)与热封(13)之间形成一个折叠面(A3)，热封(13)与热封(14)之间形成一个折叠面(A4)，热封(14)与热封(15)之间形成一个折叠面(A5)，热封(15)与热封(16)之间形成一个折叠面(A6)；将折叠面(A1)面与折 叠面(A3)面对置，在折叠面(A1)与折叠面(A3)的底部存在底面(A2)，将折叠面(A4)面与折叠面(A6)面对置，在折叠面(A4)与折叠面(A6)的顶部存在顶面(A5)，折叠面(A5)与折叠面(A2)相对称，顶面与底面只是相对的；将折叠面(A1)，折叠面(A3)，折叠面(A2)，折叠面(A4)，折叠面(A5)，折叠面(A6)通过热封(11)，热封(12)，热封(13)，热封(14)，热封(15)折叠线折叠对置后，进行局部热封，形成一个可供容纳物品(G)的空间；在折叠面(A1)面与折叠面(A6)接头处并未进行热封，这样在该部位形成一个开口口部(H)，折叠面(A4)，折叠面(A5)，折叠面(A6)共同形成一个封盖；从而形成自粘膜止回空气包装材料C型袋。

艾尔贝公司诉称贝格公司、张海龙侵犯其专利权，就相关案件的举证责任分配问题，最高人民法院认为：

关于一审、二审法院举证责任分配是否错误的问题

《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第六十一条规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”依据上述规定，在涉及新产品制造方法的发明专利侵权纠纷中，被诉侵权人应当承担产品制造方法不同于专利方法的证明责任，亦即举证责任倒置。其中，根据法律和司法解释的相关规定，新产品应当是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。产品或者制造产品的技术方案在专利申请日前为国内外公众所知悉的，应当认定该产品不属于专利法规定的新产品。

新产品或者新产品的制造方法在专利申请日前不为国内外公众所知悉，制造同样产品的单位或者个人使用专利方法的可能性较大，而与制造相关的证据主要由被诉侵权人掌握，如果按照民事侵权“谁主张谁举证”的原则分配举证责任，则显失公平。因此，专利法才规定由被诉侵权人承担举证责任。但是，举证责任倒置属于民事侵权中“谁主张谁举证”一般原则的例外，对于权利人产品是否属于新产品仍然应当由权利人举证证明。权利人提交初步证据证明该产品属于专利法规定的新产品的，应当认定其已经尽到举证义务。上述初步证据应当能够证明涉案产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。

二审法院认为，因依照权利要求3-5专利方法获得的产品包含了权利要求1的全部技术特征及权利要求2的部分技术特征，而权利要求1已得到授权，在无相反证据的情况下，可以认定权利要求3-5为新产品制造方法。亦即二审法院认为因权利要求1获得授权，所以权利要求1所限定的产品即为新产品。如前所述，不能因权利要求1获得授权即推定其所限定的产品即为新产品，而是应当由艾尔贝公司举证证明其产品属于新产品。在艾尔贝公司未举证证明涉案专利产品属于新产品的情形下，二审法院即直接推定涉案专利产品为新产品，并进而推定权利要求3-5为新产品制造方法缺乏事实和法律依据，本院予以纠正。贝格公司和张海龙该项再审申请理由成立。

案例简评：

本案涉案专利为典型的“产品及其制造方法”发明专利，权利要求1-2为产品权利要求，权利要求3-5为产品的制造方法权利要求。

最高人民法院通过本案明确了以下内容：

首先，“新产品”是指“在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别”。

其次，新产品制造方法的举证责任倒置属于民事侵权中“谁主张谁举证”一般原则的例外，对于权利人产品是否属于新产品仍然应当由权利人举证证明。

再次，权利人提交初步证据证明该产品属于专利法规定的新产品的，应当认定其已经尽到举证义务。上述初步证据应当能够证明涉案产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。仅通过“产品及其制造方法”专利获得授权并不能推定出产品属于“新产品”。

小结：

1.  专利权人主张适用新产品制造方法专利举证责任倒置时，应当对方法专利直接获得的产品为新产品承担举证责任。

2. 权利人提交初步证据证明该产品属于专利法规定的新产品的，应当认定其已经尽到举证义务。

3. 上述初步证据应当能够证明涉案产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。