笔者自入行以来,有幸一直从事知识产权诉讼业务,目前已参与办理专利侵权诉讼50余件,本文结合笔者专利诉讼实务经验,并在对相关法律和案例进行检索的基础上,对办理专利侵权起诉案件的整体流程及四大阶段每一步所需注意的事项进行了较详细的阐述,以期对各位同行在办理专利侵权起诉案件的过程中提供一定的办案思路。本文所有内容,仅为个人理解,供大家交流参考。文中如有不足,欢迎大家批评指正。
前言:专利侵权案件类型简介
专利侵权案件的分类主要是依据专利的种类来进行划分,分为三种类型:侵害发明专利权纠纷、侵害实用新型专利权纠纷、侵害外观设计专利权纠纷。
其中,侵害外观设计专利权纠纷相对于其他两类案件来说更多,也较为简单,通常只需要阅读涉案专利的简要说明以及图片,即可了解涉案专利的保护范围。
而发明专利和实用新型专利的侵权案件,则通常需要阅读说明书和权利要求书来理解技术方案和专利权的保护范围,同时在判断侵权的过程中,通常需要进行技术比对,难度较大,一般法院会在案件审理过程中引入技术调查官,来对涉嫌侵权产品是否落入了涉案专利的保护范围进行判断。
专利侵权案件一般在案情上都相对比较简单,难点一般都在于对涉嫌侵权产品是否侵权的判断。而除了这一问题以外,该类案件的办理流程相对比较程序化。
第一部分:接案前准备阶段
1.1初步了解专利的内容和专利所保护的范围
在客户进行咨询的时候,需要客户提供专利的申请号或公开号,通过申请号或公开号可以查询到专利的具体文本内容,专利文件可以通过中国专利公布公告网(http://epub.cnipa.gov.cn/)进行下载。下载专利文本后,通过阅读专利文件的说明书部分了解技术方案,并阅读权利要求书确定专利的保护范围。
1.2判断专利权是否稳定
基于我国目前的审查制度,只有发明专利才会进行实质审查,判断其是否具有新颖性、创造性和实用性,实用新型专利和外观设计专利均为初步审查合格即被授予专利权。因此发明专利的稳定性一般都比较高,不需要过多考虑。
而由于实用新型专利和外观设计专利在授予专利权时,未经实质审查,因此在实务中,绝大部分法院在立案时都会要求原告提供由国家知识产权局出具的专利权评价报告,来证明涉案专利权的稳定性。
此外,还需考虑使用公开等可能导致专利权利失权的情况,均需要在咨询收案阶段与客户沟通清楚。实践中不乏当事人由于对专利规制的了解不足,在申请专利保护前已经在市场上发售相关产品的情况。
1.3初步判断涉嫌侵权产品的侵权可能性
将涉嫌侵权产品与涉案专利进行比对,初步判断涉嫌侵权产品的侵权可能性。如果涉嫌侵权产品的侵权可能性较大,一般可以建议客户起诉;如果侵权可能性不大,一般应当告知客户慎重考虑。
第二部分:立案前准备工作
2.1取得涉嫌侵权产品
在客户决定启动诉讼程序后,最重要的一步便是取得具有证明效力的涉嫌侵权产品,其最常见的证据取得方式有以下几种:
①公证购买
该取证方式为专利侵权诉讼中最常见的取证方式,如果涉嫌侵权产品在各大电商平台就有销售,或者能够通过添加销售人员微信等方式建立联系,并购得涉嫌侵权产品的,一般可以采取前往公证处进行公证购买的方式进行证据保全。
在公证购买的过程中需注意:
②前往厂家或展会调查取证
如果遇到涉嫌侵权产品销售并未采取线上销售的模式,销售人员比较谨慎,或属于大型设备不便于进行线上购买等情况,无法通过直接购买的方式。一般可以采取与销售商或生产商进行联系后,进入其工厂、仓库或在其参加的展会上拍摄涉嫌侵权产品的方式,对证据进行固定。
该种取证方式的优点和缺点都比较明显。一般来说,该种取证方式的优点为可以更清楚的了解到涉嫌侵权产品的制造规模和库存量;缺点为取证难度较大,无论是进厂参观,还是对产品的细节进行拍摄,均较难实现。
③通过之前购买过涉嫌侵权产品的第三方取得证据
当涉嫌侵权产品属于较难购买的产品,且进入工厂进行调查也无法实现时,可以考虑是否能联系到曾经购买过涉嫌侵权产品的买家。可以观察涉嫌侵权产品上是否具有生产商的商标、厂名、铭牌、产品型号等能够证明生产者的信息,同时可以询问买家能否帮助提供购买时的合同、发票等能够佐证该产品来源的证据。
特别提醒:无论以任何方式取证,合法是前提,其次是保障自身人身安全。
2.2确定主张涉嫌侵权产品侵犯的权利要求或设计
如果是发明或实用新型专利,应当在起诉前确认用于主张权利的权利要求为哪几条,并基于涉嫌侵权产品可能侵犯的权利要求数量来调整诉讼请求的赔偿额。如果是包含有多个设计的外观设计专利,应当在起诉前确认用于主张权利的设计为哪一个。
2.3被告的选择
①生产厂家
一般在专利侵权诉讼中,生产厂家为专利权人最主要的打击对象,也有利于从源头上解决专利侵权的问题。在能够确定生产厂家时,必定要将其列为被告。
②销售商
在市面上发现了有人在销售涉嫌侵权产品,而生产厂家难以确定时,可以将销售商列为被告,并通过其在诉讼中提供的线索追加生产厂家为被告。
当销售商的销量十分巨大,或者与生产厂家有一定的关联关系时,也可以考虑将销售商列为被告,要求其在一定的赔偿金额内承担连带责任。同时也可以通过将销售商列为被告的方式,来调整案件的管辖法院,以达到方便诉讼的目的。
③电商平台
通常将电商平台列为被告的情况,均是为了通过该种方式调整案件的管辖法院,以便于在对自己来说更方便的地区进行起诉。
2.4管辖法院的选择
①发明专利、实用新型专利
根据自2022年5月1日起开始实施的《最高人民法院关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》第一条的规定,发明专利、实用新型专利侵权纠纷第一审民事案件由知识产权法院,省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院确定的中级人民法院管辖。
②外观设计专利
根据自2022年5月1日起开始实施的《最高人民法院关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》第二条的规定,外观设计专利侵权纠纷第一审民事案件由知识产权法院和中级人民法院管辖。
本次修改后对外观设计专利的管辖权进行了变更,将外观设计专利侵权纠纷的审理权限下放到了全国各地的中级人民法院,不再由省会城市中院进行统一管辖。因此在立案时,对法院层级和地点的选择需多加注意。
目前市面上已有较多的文章对如何选择专利案件的管辖法院进行过详细的说明,本文不在此过多阐述,如欲详细了解可在各搜索平台进行搜索。
2.5赔偿数额的确定
根据《专利法》第71条规定,侵犯专利权案件赔偿数额的确定方式主要为以下几种:
①权利人因被侵权所受到的实际损失
②侵权人因侵权所获得的利益
③专利许可使用费的倍数
④法定赔偿
在实践中,由于前三种赔偿数额的确定方式一般较难举证,因此最终的赔偿数额以法定赔偿居多,最后法院的判赔金额构成一般为:赔偿金+维权合理开支。由于专利侵权诉讼可以请求被告支付维权合理开支,因此在收案阶段如果评估认为案件胜诉的概率较大,可以通过告知客户其维权成本在胜诉后能够收回,来增加成案的几率。
2.6证据的梳理
关于专利侵权案件需要提交的证据主要应包含以下内容:
①证明:原告享有专利权且涉案专利权有效的证据
②证明:涉案专利权利稳定的证据
③证明:被告实施了侵犯专利权行为的证据
通常包括如下内容:
④证明:侵权损害赔偿的证据
通常包括如下内容:
需注意,在公证处开具的公证费发票上应当备注公证书编号,以便与公证书相对应,未标明公证书编号的发票可能会被被告质疑与涉案公证书的关联性,从而导致该部分维权合理开支可能不被法院支持。
2.7电商平台投诉
如果客户的需求中包括希望侵权产品链接尽快下架,可以考虑在固定好证据后,向电商平台发起投诉,来达到下架侵权产品链接的效果。目前国内的主要电商平台都设立了自己的知识产权保护平台,可以在平台上进行知识产权类的侵权投诉。阿里系软件均在阿里巴巴知识产权保护平台上进行投诉;京东平台设有京东知识产权保护平台;拼多多设有拼多多知识产权保护平台。
需要注意的是,由于电商平台处理投诉的人员并不具有法院的专业程度,处理结果也不具有法院的权威性,对于一些侵权行为判断起来比较困难的情况,为减小误伤的可能性,涉嫌侵权产品可能不会被下架,电商平台一般会要求专利权人向法院起诉来确认侵权,才会进行下架。
第三部分:庭前准备
3.1证据中哪些位置对侵权行为有体现
一般在庭审中,法官都会问到原告主张的侵权行为主要体现在证据的哪里,因此在庭审前应当对提交的证据中所有能够体现制造、销售、许诺销售等侵权行为的内容和位置进行确认,最好能够制作一份《侵权行为列表》体现出是哪种侵权行为、体现在证据几、证据的主要内容、在证据的第几页。这样在开庭时方便自己应对法官的提问,也可以将表格提交给法官一份,作为参考,减小法官的工作量。
3.2涉嫌侵权产品的销量统计
涉嫌侵权产品的销量是计算侵权赔偿数额的重要依据,因此法官在庭审中会对原告主张的涉嫌侵权产品数量是否受到证据的支持进行审查。因此在庭审前应当对涉嫌侵权产品的销量进行统计,如果体现销量的证据较多,计算起来相对复杂,可以采用表格的形式将销量、销售额进行统计并展示给法官。
3.3侵权比对
专利侵权诉讼中,为查明涉嫌侵权产品与涉案专利是否相同,一般都会对二者进行侵权比对,通常情况下可以在庭前制作好侵权比对表,并在开庭时提交给法庭,来便于法官和技术调查官来进行比对。
对于发明和实用新型专利来说,法庭通常会将专利权人所主张的权利要求拆分为多个技术特征,并与涉嫌侵权产品的实物进行比对,并根据全面覆盖原则说明涉嫌侵权产品是否侵犯涉案专利的专利权。
对于外观设计专利来说,一般可以将涉嫌侵权产品实物的六面图与涉案专利中所展示的六面图分别进行比对,来说明涉嫌侵权产品是否侵犯涉案专利的专利权。
需注意的是,侵权比对是专利侵权案件的重中之重。由于不同专利所保护的内容不同,个案差异性强,办案过程中需办理人针对个案情况结合《专利法》及其相关司法解释、《专利法实施细则》、《专利审查指南》等法律法规来谨慎判断。
第四部分:庭审后需要做的工作
4.1代理意见
根据庭上的争议焦点及法官要求庭后核实的内容,可以将需要法庭重点注意的内容及庭后核实内容的反馈形成代理意见,并以书面的形式提交给法庭,便于法庭更清楚的查明事实。
4.2视情况与技术调查官沟通
实用新型专利及发明专利的侵权诉讼,通常会引入技术调查官对涉案专利的技术问题进行调查,主要体现在判断涉嫌侵权产品是否落入了涉案专利的保护范围。而及时与技术调查官对涉案专利的技术问题进行沟通,能够帮助技术调查官更准确地理解涉案专利的技术内容,便于法庭更加准确地判断涉嫌侵权产品是否侵权。必要时可以针对争议技术特征向法庭进一步提交详细的技术说明,来支持我方的主张。
结语
基于目前专利侵权案件的数量占比相对较小的情况,非专门处理该类业务的律师在实务中遇见该类案件的情况较少,笔者希望该篇文章能够为未办理过该类案件的同行朋友在初次接触该类案件时提供一定的帮助,能够清楚专利侵权起诉的常规流程及办案过程中需要注意的可能会影响裁判结果的关键点,在初次办理该类案件时能做到有的放矢,不负当事人所托,也不负我们手中的红本本。
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