专利权人与侵权人就赔偿数额的事先约定应予认可——
弓箭国际与安徽德力日用玻璃有限公司、杨贤玉侵害外观设计专利权纠纷案
关键词：民事、侵害外观设计专利权、赔偿数额的确定、对侵权责任的事先约定、侵权责任与违约责任竞合
相关法条：《专利法》第65条、《关于审理专利纠纷案件应用法律问题的解释（二）》第28条、《合同法》第122条
弓箭国际系名称为“碗GRANITY CASSEROLE ”(ZL201030648402.5)（以下简称“涉案专利”）的外观设计的专利权人。2012年7月初，弓箭国际发现安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力公司”）未经许可大量制造、销售落入涉案专利保护范围的钢化玻璃碗产品。2012年7月25日，弓箭国际申请滁州市知识产权局查处相关专利侵权行为。2013年1月15日，在知识产权局的调解下，双方签署了（2012）滁知调字第2号调解书。德力公司承诺立即停止侵权，销毁用于生产侵权产品的模具，召回已流入市场的侵权产品，并赔偿弓箭国际的经济损失。另外，德力公司还保证不再以任何形式侵犯涉案专利，如再次实施侵权行为，自愿向弓箭国际支付赔偿金50万元，且一并赔偿弓箭国际为维权所支出的全部合理费用。
2014年5月，弓箭国际发现市场上仍有大侵权产品销售，遂进行了多次公证保全。2014年9月16日，弓箭国际向南京市中级人民法院提起了专利侵权诉讼，请求判令德力公司停止侵权，并按照调解书的约定向其支付包括合理费用3万元在内的53万元作为赔偿。
德力公司认为：1、其并未在调解书签订日后实施过任何侵权行为。涉案产品系调解书签订日之前生产。；2、弓箭国际要求其承担的民事责任涉及侵权责任与违约责任之竞合。弓箭国际已明确表示其在本案中主张侵权责任，而涉案调解书中约定的50万元是违约赔偿金,故该约定不能作为确定本案赔偿数额的依据。应当按照专利法第65条的规定确定赔偿数额。
因弓箭国际在调解书签订一年多后仍多次从多个销售渠道公证购买到了涉案产品，并且，在最后一次公证购买到的产品包装中取得了标注生产日期为2014年4月16日的合格证，所以，尽管德力公司极力否认，其再次侵权的事实较为明确。争议焦点最终落在了德力公司应承担的民事责任形式以及赔偿数额的确定方式上。
就如上争议焦点，一审法院认为：
1、德力公司应承担的民事责任，不属于《合同法》第122条所规定的侵权责任与违约责任竞合之情形。违约责任与侵权责任发生竞合的前提是当事人双方之间存在着一种基础的交易合同关系。基于该交易合同关系，一方当事人违反合同约定的义务，该违约行为侵害了对方权益而产生侵权责任。因此，该规定中的违约行为是指对基础交易合同约定义务的违反，而该违约行为同时侵害了对方利益，而不是指对侵权行为发生后当事人就如何承担赔偿责任所作约定的违反。从案涉调解书的内容来看，该调解书并非原告与被告德力公司之间的基础交易合同，而是对侵权行为发生后如何承担侵权赔偿责任（包括计算方法和数额）的约定。
2、本案中被告德力公司应承担的民事责任系侵权责任。一方面，原告与被告德力公司之间并不存在基础合同关系；另一方面，调解书的法律意义与效果，不在于德力公司的合同交易义务作出约定，而在于对侵权责任如何承担作出约定。即使没有调解书，德力公司基于法律规定也同样负有不侵权的义务。当事人双方将今后一旦再发生侵权行为的具体赔偿方法和数额写进调解协议，只是为了进一步约定当侵权人再次侵权时其侵权责任应如何承担。
3、《侵权责任法》、《专利法》并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定。基于举证困难、诉讼耗时费力不经济等因素的考虑，双方当事人在私法自治的范畴内完全可以对侵权赔偿数额作出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。
4、《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条第三款规定，双方当事人基于权利人的实际损失或者被侵权人的违法所得，就赔偿数额达成协议的，法院应当准许。该规定即为法院对当事人就涉案侵权责任赔偿数额作出的“事后约定”的认可，表明法律、司法解释对当事人之间就侵权赔偿数额进行约定持肯定态度。
二审法院认为：双方在案涉调解书中关于再次发生侵权行为时赔偿数额的约定是德力公司尊重弓箭国际专利权而做出的承诺与自我约束，也可以视为双方约定当德力公司再次实施侵权行为时确定侵权赔偿额的具体计算标准，对此德力公司应当依据诚实信用原则予以遵守。
我国专利法第65条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”表面看来，专利法明确规定的赔偿数额的确定方式并不包括当事人事先约定。但笔者认为，权利人主张以事先约定的标准或计算方法确定赔偿数额，法院应当予以支持。主要理由如下：首先，赔偿数额的确定一直是专利诉讼中的难点，而专利法及侵权责任法并未禁止当事人就赔偿数额进行事先约定。在不违反法律的强制性规定，不影响社会利益及第三人利益的情形下，允许当事人自由处分私权，有利于高效、经济、彻底地解决纠纷；其次，允许当事人就赔偿数额进行事先约定有利于遏制重复侵权行为。尤其是，在目前实体法和程序法，特别是有关执行程序的法律法规均未能针对重复侵权作详尽规定的情形下，认可当事人就赔偿数额达成的事先约定，对遏制重复侵权行为的作用和意义就更加明显和重要。
事实上，早在2013年，最高院就已在中山隆成日用制品有限公司与湖北童霸儿童用品有限公司侵害实用新型专利侵权纠纷一案中（（2013）民提字第116号）中明确，权利人与侵权人就赔偿数额达成的事先约定应予支持。另外，最高院2014年8月1日颁布的《关于审理专利纠纷案件应用法律问题的解释（二）公开征求意见稿》第34条规定：“权利人与侵权人约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，权利人在专利侵权诉讼中主张按照该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。”（在本案诉讼过程中，弓箭国际的代理律师将上述两份文件提交法院作为参考）
3月22日，最高院正式颁布《关于审理专利纠纷案件应用法律问题的解释（二）》（法释【2016】1号）。该解释第28条规定：“权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定赔偿数额的，人民法院应予支持。”该条保留了公开征求意见稿第34条的规定，仅在文字表述上有细微差异。这意味着，本案所涉争议已在司法解释层面尘埃落定。
作者：南京知识律师事务所律师 衡雪
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