李嫄 2017-06-19
为防止涉及国家安全及国家重大利益的机密技术外泄他国或地区，也为便于在发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的情况下有法可依，《专利法》第二十条第一款规定：任何单位或个人将在中国完成的发明或实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。
申请人或专利权人未按规定进行保密审查，会有哪些损失呢？
（1）《专利法》第二十条第三款规定：对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权，也即若申请人没有按照规定对专利申请进行保密审查，专利申请可以被驳回。
（2）《专利法》第六十五条第二款规定：不符合专利法第二十条第一款为无效理由，也即，若专利权人在申请阶段未按规定对专利申请进行保密审查，申请人可以此为由申请专利无效。
在专利复审委员会（以下称复审委）曾公开审理的专利无效宣告请求案中，请求人就以不符合第二十条第一款作为专利无效理由，请求涉案专利全部无效。
2017年4月13日，复审委公开审理了第201110089122.9号，名称为“电动独轮车”（以下称涉案专利）的发明专利权无效宣告请求案。该专利无效宣告请求案的无效请求人主张，涉案专利的专利权人未经过保密审查，将在中国完成的发明向美国申请专利，涉案专利不符合《专利法》第二十条第一款的规定，涉案专利应无效。涉案专利的专利权人提出如下主张：涉案专利是美籍华人在美国完成的。
专利权人的主张中涉及了两点：1、涉案专利是美籍华人完成的；2、涉案专利是在美国完成的。专利权人的该主张是否会被复审委认可呢？
首先，涉案专利是美籍华人完成的，是否可以证明发明创造的完成地是在美国？
《专利法》第二十条第一款规定的是“任何单位或个人”在中国完成的发明创造，《专利法》第二十条第一款并未将“在中国完成的发明创造”的完成主体规定为“中国公民”，基于该法律规定可以明确的是，不能因发明创造的完成人为美国人，而直接确定该发明创造的完成地在美国。
其次，如果可以证明涉案专利是在美国完成的，则复审委认为涉案专利不符合《专利法》第二十条第一款的无效理由不成立的可能性大。但是，如何证明发明创造是在美国完成的呢？
（1）世界上少有国家和地区以文字形式在法律文件中规定如何确定发明创造完成地，有一种观点认为，世界大多数国家和地区采用默认的方式确认：在大部分情况下，若提交专利申请时，专利的申请人和发明人均属于同一国家，则默认该专利申请的完成地是“同一国家”。
笔者认为，在证明发明创造的完成地时，现在人员流动和信息流动都很便捷，简单地基于申请人和发明人所属国来确定发明创造完成地，是有瑕疵的。
举个比较极端的例子，2017年3月7日中国公民A在中国某地完成发明创造B，2017年5月7日中国公民A加入美国国籍，在A加入美国国籍之后，基于发明创造B申请了发明专利，发明人和申请人均为A，按照上述的理论，可以得出发明创造是在美国完成的结论。
如果将该默认确定方式应用到本案中，涉案专利的发明人为中国人，申请人为中国人，那么默认该发明创造是在中国完成的。假设，本案发明人在美国探亲期间完成了发明创造，回国后基于该发明创造申请了专利，单纯采用默认方式确定发明创造的完成地，与事实也是不相符的。同理，涉案专利的专利权人把申请人和发明人都变更成美籍华人，也不能破解“发明创造不在中国完成”的困境。
（2）还有一种观点是采用签署宣誓书或举证的方式，证明发明创造的完成地。
笔者认为，这不失为一种好的证明方式，美国专利法在最近一次修改前，一直保留着先发明制度，这种观点与先发明制度中先发明日的确定方式类似。
参考美国先发明制实际完成日的证明方式：申请人可以在申请专利时提交诚信声明书，声明其发明创造的完成地；在专利申请的整个过程中或在专利授权的后续程序中，提供确凿的证据证明其发明创造的完成地，该“确凿的证明”可以包括记载了发明构思的整个完成过程中所有信息的产生地，如：发明创造立项地、会议发生地、实验发生地、发明创造信息的记录地、信息传递记录等，又如：提供有证人签字的记录簿。例如：若有证据证明，电子信息传递时使用的机器的IP地址都属于中国境内的IP地址，则可以证明发明创造的完成地为中国。
回到本案中，因我国专利法并未规定签署宣誓书或诚信声明书的程序，专利权人提供宣誓书以证明发明创造完成地成了“天方夜谭”，专利权人收集些发明创造完成地的证据，则不失为值得一试的好方法。
采用举证的证明方式，虽可信度较高，但是证据保存难度大、收集成本高，鉴别成本也非常高；而且，毫无瑕疵地证明一项发明创造的完成地，从逻辑上讲也是一件非常难的事情。再举个极端的例子，电子信息传递时使用的机器的IP地址都属于中国境内的IP地址，但如果发明人本人携带信息从中国境外到中国境内之后，再传递呢？
鉴于此，笔者建议，申请人在完成发明创造的过程中，及时保存在发明创造的整个完成过程中产生的文件，以便在证明发明创造的完成地时，有据可证。另外，在修改审查指南时，是否可以增加文字说明，以明确发明创造完成地的确定方式。例如，在申请本国专利时，发明人为中国公民或申请人为本国申请人，默认该发明创造是在中国完成的。申请人不是本国申请人的，在申请本国专利时（不包括通过PCT或巴黎公约进中国的申请），申请人可以自愿提交诚信声明书，以声明发明创造的完成地；或者，在申请书中增加发明创造完成地的填写项，申请人在申请专利时，可填写该项，以明确发明创造的完成地。
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