Intellectual Property
印度作为世界人口大国,已逐渐成为国内企业的主要目标市场之一,因此印度的知识产权布局也成为中国企业稳步拓展商业版图的重要先决条件。与其他国家相比,印度专利制度以及审查程序有一定的特殊性,例如对于药品专利的严格授权标准,中国申请人应当在了解这些特殊制度和程序的基础上进行印度专利申请,以确保专利申请质量并提高授权率。
01 印度专利局组织架构
印度专利局下属于印度工商部的专利、外观设计、商标及地理标志管理总局,负责受理和审查发明专利申请和外观设计申请,并根据审查结果授予相应权利。印度专利局总部设置于加尔各答,在钦奈、新德里、孟买另有3个分局,各个分局负责各自辖区内的专利事务,均有审查及授权资质,3个分局以外的其他邦由总部直接管辖。
印度专利局的网址为:http://www.ipindia.nic.in。
02 印度专利申请需要提交的文件
中国申请人主要可以通过PCT途径和巴黎公约途径在印度申请专利,选择的途径不同,需要提供的文件也略有不同,具体可参考下表。
文件 | PCT途径 | 巴黎公约途径 |
申请信息表 Form 1 | 包括:著录信息(包括发明名称、国际申请日、国际申请号、申请人和发明人的英文名称、国籍、地址等);优先权信息(如有)。 | |
申请文件 Form 2 | 国际公开文本英译文(不可补交); 根据PCT条约19条或34条的修改后申请文件的英译文以及修改声明Form13(如有)。 | 英文版或者印度语的专利文本(包含各发明相关内容的描述、权利要求书、摘要、说明书附图(如有)、摘要附图(如有)等)。 |
声明 Form 5 | 声明申请人享有发明并写明真实、原始发明人的名字,且需要申请人签署。 | |
同族专利 申请信息 Form 3 | 写明同样的发明在其他国家/地区提出专利申请的情况和信息。包括:同族专利申请所在国家、申请日、申请号、申请状态、公开日期和授权日期等。 | |
专利代理 委托书 Form 26 | 申请人签署的委托代理机构的声明。 | |
实审请求 Form 18 | 类似中国的提实审请求书。 | |
优先权 证明文件 | 不用提供原件,需要提供全文英译文 | 需要提供原件(允许补交),需要提供全文英译文 |
03 印度专利申请主动修改
专利申请无论是选择哪种途径进入印度,都可能需要以主动修改的方式对优先权文件进行适当改写,以符合印度的法律要求。
首先,印度专利法中规定的不授权主题较多,申请人可以参照相关规定将明显属于不可授权主题的权利要求删除。其次,由于印度不允许多项引用多项的权利要求,如果优先权文件中存在此类权利要求,申请人还需要对其进行拆分。需要注意的是,同我国规定相类似,印度专利局也会对超过10项的权利要求加收附加费,所以在拆分权项时也需要注意将权利要求项数的控制在合理范围内,从而减少专利申请成本。最后,印度申请文件的撰写形式要求与我国不同,需要将权利要求和摘要合并进完整说明书中,并对各部分顺序作为适当调整(顺序为:各发明相关内容的描述、权利要求、摘要)。
04 印度专利申请审查流程
印度专利的审查流程相对来说并不复杂,具体流程如下:
图源:《印度专利申请实务指引》
其中,部分程序的规定比较特殊,值得申请人重点关注。
01
答复FER(First Examination Report)
印度专利法中规定,印度专利局通常在实质审查请求日或公开日(以后到者为准)起6个月内对发明的新颖性、创造性和实用性等进行实质审查并发出第一次审查报告(First Examination Report,简称FER)。印度专利局通常会按照申请人提交实质审查请求的时间来对所有申请进行排序,在实践中,印度代理人通常会建议申请人在提交专利申请的同时就提出实质审查请求,以使专利申请能够尽早进入审查程序。
申请人需要在FER发出之日起12个月内提交答复意见,如果该答复获得印度专利局官员的认可,则该专利在12个月答复期限过后的一定期限内会获得授权。另外,在提交答复意见时,除了针对实体内容进行答复外,还应提供以下文件:
(1)最新的同族专利申请信息表(Form 3):其包含了国别、申请号、申请日、公开号、公开日、状态等信息。
(2)同族的检索报告和审查报告:如果报告是非英文版本,则应提供机翻译文。
(3)优先权译文:自2020年10月20日起,优先权译文不是必须的,如果属于无需提交的情况,需在答复意见中进行声明。
02
提出分案时机
原则上,印度专利申请的分案提出时间可以在申请被授权前的任何时候,且分案申请与母案享有相同的申请日。但是,如果FER答复意见已经消除了专利申请的所有缺陷,印度专利局可能会直接授权该专利,并不事先向申请人发送授权意向通知。因此还是建议尽量在答复FER的同时提交分案申请,以免因专利授权而错失分案机会。
03
听证程序
印度专利制度中也提供了能够与专利审查官员当面沟通以促进授权的程序,即听证程序。听证程序可以由申请人提出,也可以由审查官员主动发出听证通知书来启动。通常,申请人会在FER答复后的12~18个月收到听证会通知,得知具体出席日期,听证会可以延期两次,每次不超过30天,且需要缴纳一定的延期费。申请人或代理人将以现场或视频会议的形式出席听证会以针对审查意见进行答辩,并需要在听证会后的15天内提交书面意见(可付费延期)。听证程序结束后,如果仍然得到不利的审查决定,还可以向印度知识产权申诉委员会(IPAB)提交上诉请求。从实践结果来看,听证程序后专利授权的概率相对较大。
04
异议程序
印度专利制度中的异议程序分为授权前异议和授权后异议两种。其中,授权前异议类似于我国专利审查程序中的第三方公众意见,这二者区别在于,中国的第三方意见仅作为参考意见提供给审查员,并不影响专利的授权进度,并且,审查员不会通知申请人相关信息,申请人也无需对此进行任何答复;而印度的授权前异议程序规定,任何人可在专利公开后6个月的异议期内,针对该公开但未授权的专利提出异议,申请人在接到异议通知后需要在3个月内进行答辩,并且处于授权前异议程序中的专利不允许被授权,需要审查至无瑕疵后才可进入授权程序。因此,授权前异议经常作为一种商业策略,被用来延长竞争对手专利申请获得授权的时间。
与之相对的,印度专利的授权后异议对提出主体作了限制,规定了只能由利害关系人在专利授权后的1年内提出,且异议理由包括:①不属于可授权客体;②未充分公开;③专利非法获得;④非最佳实施例;⑤无新颖性、创造性;⑥未满足信息披露义务等。
05 印度专利申请其他特殊规定
01
药品专利的特殊规定
众所周知,印度专利制度对于医药领域的专利一直有很大限制。事实上,在1970年颁布的印度专利法中,特别规定了药品、食品及农业化学品等产品本身不能授予专利,只对其生产方法授予专利,并且食品、药品相关方法专利的保护期也相对较短。但在印度签署TRIPs协议并加入WTO后,印度不得不对专利法作出调整,将食品、药品等归入专利法保护客体以满足TRIPs协议的要求。目前,在2005年4月4日颁布的新专利法修正案中明确表明了对药品、食品和化学制品提供产品专利保护,但仍存在诸多限制性条款,将多种医药申请主题排除在了专利法保护范围之外。例如,涉及大量已有药品的改进发明、涉及已知物质的新药品用途、涉及药品配方和剂型改良的发明、涉及传统医药如草药等的发明都不可授予专利权。对于已知化学物质的新形式,只有在此新形式在功效方面有显著提升时才可以被授权专利权。因此,建议申请人在准备优先权申请文件时,提供足够的数据以证明药物的疗效和生物利用度,并且充分说明该疗效与现有药物的区别,以满足印度专利法中对现有药物衍生物的“大幅提高疗效”的要求。
02
披露同族申请信息义务
美国专利申请的IDS制度、中国专利法第36条等都要求专利申请人向专利局披露与申请的专利性相关的文件或信息,印度也有与之相似的规定,甚至更为严格。根据印度专利法第8条规定,印度专利申请人不但需要在规定时间内向印度专利局通报在其他国家或地区就相同或类似发明提交的专利申请详情,而且要求定期向专利局更新这些专利申请的状态。若未能满足这一要求,则可能会导致该申请被撤销。
未履行披露同族申请信息义务是异议理由之一,在专利侵权诉讼中经常成为被告采用的抗辩理由,因而对专利权人行使专利权会产生一定影响,尤其会影响专利权人在侵权诉讼过程中临时禁令的请求。
印度专利法规定申请人必须“不时地(from time to time)”向专利局提交状态更新(即提交Form 3)。实践中保守的观点认为,Form 3应每六个月提交一次。但为了替申请人节约成本,印度代理人通常给出的建议是,如果同族有状态更新,可以在提交审查意见答复时一同提交,或者在会晤后提交意见答复时提交,从而节约申请费用。
03
印度专利商业实施年度报告
根据2020年10月19日修订后的最新法规,要求专利权人或被许可人在每年9月30日前提交一个财政年度(上年4月1日至当年3月31日)的商业实施声明(Form 27),来阐述该专利技术是否在印度实施以及具体实施情况,或未能实施的原因等。如果该专利技术得到实施,申请人还应提供专利产品的数量和价值。提交该报告无需缴纳官费,但会产生一定外所代理费用。
需要注意的是,虽然印度专利局可能不会一一核查报告内容,但依照印度专利法的规定,如果专利权人提供虚假声明,将会面临高达6个月的监禁并处罚金。因此,申请人请务必确保报告内容的真实性。
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