高校科技成果转化中职务发明创造认定相关问题研究

来源： 中联律师

作者：米玲玲、刘旭、于澜

问题的提出

根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》（国发〔2016〕16号）、《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》（国科发区〔2020〕128号）等规定，越来越多的高校开始积极探索科技成果转化的新机制和新模式，采取转让、许可、作价投资、完成人实施等方式转移科技成果，试图破除制约科技成果转化的障碍和藩篱，着力打通科技成果转化为现实生产力的“最后一公里”。

毋庸置疑，知识产权系科创企业的核心竞争力，科研人员自主新设企业或直接、间接投资企业在融资、上市进程中，往往被尽调机构、监管部门要求披露核心技术人员的职务发明情况，并就相关知识产权成果是否存在重大权属纠纷予以说明。若企业核心技术专利被认定为职务发明创造而归属于第三方，必将对其资产和技术独立完整产生重要影响，如进一步导致其知识产权数量不能满足融资条件、上市标准的，还可能面临着融资失败或无法上市的窘境。

由此可见，在高校科技成果转化过程中，判断一项科技成果是否系职务发明创造不可回避。虽然现行法律法规已就职务科技成果的认定及其权利归属问题设置了相应规则，但在其适用过程中仍存在不确定性，相关语义仍具有解释与阐述的空间。有鉴于此，本文从法律规定和司法实践的角度出发，分析我国各级法院关于职务发明创造权属争议纠纷的审查要点，以期为高等院校、科研人员、投资企业提供参考与借鉴。

约定优先原则不适用于

“执行本单位的任务所完成的发明创造”

根据《中华人民共和国专利法（2020修正）》（以下简称“《专利法》”）第6条第1款，职务发明创造的认定标准主要采取“任务标准”和“资源标准”两类：前者指的是执行本单位工作任务所完成的成果；后者则是指主要利用本单位的物质技术条件所完成的成果。只要满足其中任一标准，就可被认定系职务发明创造，相对应地，其专利申请权及专利权均归属于单位。另第3款规定，“利用本单位物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定”。

由此，综合《专利法》第6条第1款和第3款整体分析，我国对两种类型职务发明创造的权属分别作出了不同的制度安排，即针对利用本单位物质技术条件完成的发明创造，其专利申请权及专利权权属实行约定优先原则，即允许单位与发明人通过事先订立的合同确定该职务发明的权利归属；但针对执行本单位任务所完成的发明创造，并未纳入约定优先的范畴。

事实上，对于执行本单位任务所完成的发明创造的权利归属可否约定，一直存有广泛争议。首先，学理上即存在肯定说与否定说两种观点，有学者认为，鉴于专利权具有私权的权利属性，专利法从法律部门的归属上讲，系民法的特别法，理应遵循民法意思自治的基本原则，允许单位和发明人对职务发明的权属进行约定，包括执行本单位任务所完成的发明创造[1]；也有学者认为，执行本单位任务所完成的发明创造之所以不适用约定，其制度设计实质在于激励单位创新投入的积极性，防止单位利益受损，追求有效率的公正。[2]

其次，司法实践中存在两种截然不同的裁判。在深圳市康福斯保健用品有限公司与姚正礼、姚林林专利权权属纠纷案中，最高院认为，关于康福斯公司申请再审时提出的对执行本单位任务完成的职务发明不得通过约定确认权属，否则属于无效事由的主张，因《专利法》第6条对此并未作禁止性规定，对于康福斯公司的主张不予支持。但在上海昂丰矿机科技有限公司与钱鸣技术合同纠纷案[3]中，法院则认为，“涉案专利属于昂丰公司确立的生物质发电领域物料运输技术的研发任务，是钱鸣为执行本单位的任务所完成的职务发明创造，二者签订专利使用协议约定权属对涉案专利并不适用。”

至于《专利法》对此问题的规定，如前所述，在2020年修正之前采纳的是否定说观点，而本次修正时在第6条第1款中虽新增了职务发明创造处置权规则，赋予单位处置职务发明之专利申请权和专利权的权利，且未限定不可转移职务发明创造权属的范围，但却并未从根本上改变执行本单位任务所完成的发明创造的原始权利归属。换言之，科研人员通过执行单位任务所完成的发明创造，其专利申请权和专利权归属于单位，此即为专利权归属的“初次分配”，单位和科研人员不得对初次分配规则进行变动，在获得赋权后方可进行权利的“二次分配”，将部分或全部专利申请权或专利权转移至科研人员等其他主体。[4]不同的是，《专利法》第6条第3款针对“利用本单位物质技术条件所完成的发明创造”的权利归属设置的约定优先原则，则为专利权归属的“初次分配”。如此修订的原因在于，一方面延续之前立法时的特殊利益考量，即为防止扰乱单位内部管理秩序、影响单位组织创新的积极性、避免国有资产流失，法律选择不将执行本单位任务所完成的发明创造纳入约定优先的范畴；另一方面，将职务发明创造专利权“二次分配”提前至专利权归属阶段，目的在于盘活职务发明这一无形资产，促进相关创造的实施和运用，系为职务发明创造的应用与转化进行的有益探索。

发明人与单位之间存在“劳动人事关系”是构成职务发明创造的前提

《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称“《专利法实施细则》”）第12条规定，《专利法》第6条所称“本单位”，包括“临时工作单位”。申言之，职务发明中“本单位”不仅指劳动者的在编单位、聘用单位，还包括基于合作、协助或帮助关系而形成的临时或兼职工作单位。[5]

根据司法实践审判观点，发明人与单位之间存在劳动关系或者临时工作关系，是判断职务发明创造的前提。[6]而判断发明人与单位之间是否存在职务发明创造所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键，在于单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权，这是职务发明创造权属应否归于单位的根本原因。如果单位与发明人之间的关系，仅仅是一般的合作关系，发明人并未让渡对自己的劳动支配权，则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果，归属于该单位。

在无锡乐尔科技有限公司、白建民、江苏多维科技有限公司（以下简称“多维公司”）专利权权属纠纷二审案[7]中，关于白建民与多维公司间是否存在劳动关系或临时工作关系，最高院认为，首先，根据兰州大学与多维公司签订的《技术开发（委托）合同》，白建民系联系人，由该合同所确定的二者之间的工作关系，不属于职务发明制度的调整范围；其次，根据白建民个人与多维公司签订的《咨询服务合同》，白建民的工作内容和性质系向多维公司提供技术培训服务、技术合作和项目申请的中介服务，而非从事多维公司的技术研发工作，且没有证据表明白建民与多维公司将该工作性质进行了变更；最后，无论是多维公司向白建民支付报酬、报销差旅费、缴纳社保，还是在项目建议书中将白建民列为产品经理等，均系双方按照合同履行各自义务所实施的行为，仅与白建民作为兰州大学方联系人的工作身份有关，不足以认定白建民与多维公司间存在劳动关系或临时工作关系。

虽然最高院未进一步明确何为对发明人创造性劳动的“支配权”，但是根据其论述可知，宜将“支配权”解释为劳动关系中用人单位与劳动者之间的行政管理与被管理关系。值得注意的是，个人与用人单位系平等的民事主体，在不涉及国家、社会公共利益的情况下，双方之间形成何种关系应遵循意思自治原则。因此，判断发明人与单位之间的工作关系的性质，应当约定优先，在没有约定的情况下，才需要根据双方所实施的实际行为和结果进行综合判断。

发明创造与离职员工在原单位本职工作或分配任务之“关联性”的认定

《专利法实施细则》第12条第1款第（三）项将“离开原单位后1年内作出的与原单位本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”拟制为“执行本单位任务所完成职务发明创造”中的一种情形，充分考虑到技术研发具有连续性特点，系在评估员工离职后利用其在原单位工作期间产生的研发构思进行后续发明创造的现实情况后所作出的立法选择。一方面，有利于保障劳动者的择业权；另一方面，有益于维护原单位的合法权益。

然而，在规则适用过程中，如何理解法条原文中“有关”，即发明创造与离职员工在原单位本职工作或分配任务的“关联性”，标准不一。如“'有关’是指发明人虽然已经与原单位不存在工作关系，但是只要证明发明创造的内容与其在原单位的工作任务具有内容上的延续性，也属于'有关’”；[8]再如“离职一年内作出的发明创造，只要与其本职工作或完成单位交付的本职工作之外的任务有关即可认定为职务发明，那么在判断任职期间的发明创造是否是职务发明创造时，也并不需要确认本职工作或单位交付的任务与诉争专利是否完全一致，而只需判断本职工作或单位交付的任务与诉争专利是否相关。”[9]

上述评判尺度对于“关联性”的理解均较为宽泛，很可能导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议约定时，不适当地限制研发人员的正常流动或阻碍其在新任职单位合法开展新的研发活动。对此，为平衡原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益冲突，最高院在深圳市卫邦科技有限公司与李坚毅、深圳市远程智能设备有限公司专利权权属纠纷案[10]中回应了这一问题，明确了在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第12条第1款第（三）项规定的“有关的发明创造”时，应综合考量以下因素：

一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配任务的具体内容。包括：工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息，且这些信息并非本领域普通的知识、经验或技能等。

二是涉案专利的具体情况。包括：其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。

三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。

四是权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释。相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。

发明创造“主要是利用本单位物质技术条件完成”的界定要素

在界定某一科技成果是否“主要是利用本单位物质技术条件”所完成的发明创造之前，首先应当考虑“物质技术条件”的具体指代，其次需要明确何种行为能够达到“主要利用”的程度。

根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020修正）》（以下简称“《技术合同司法解释》”）第3条，“物质技术条件”包括资金、设备、器材、原材料、未公开的技术信息和资料等。在此规定的基础上，最高院在郑州新材科技有限公司、宋军礼专利权权属纠纷二审案[11]中进一步将物质技术条件具体划分为发明创造的“物质条件”和“技术条件”。其中，物质条件一般包括资金、设备、零部件、原材料等，其用途为直接或间接用于开展研发活动并在分析、验证、测试之后得到发明技术方案，包括在研发过程中对特定技术手段所产生的技术功能和效果或专利技术方案实用性等技术内容的分析、验证、测试，对于形成发明具有实质性的影响；而技术条件指的是未公开的技术信息和资料，包括尚未公开的技术成果、阶段性技术成果等，对于形成发明的实质性特点具有技术启示。

至于“主要利用”单位物质技术条件行为的界定，在武汉船用机械有限责任公司与王汉国专利权权属纠纷再审案[12]中，湖北高院参照《技术合同司法解释》第4条，认为“主要利用”包括两种情形：其一，职工在发明创造的研究开发过程中，全部或者大部分利用了单位的资金、设备、器材或者原料等物质条件，并且这些物质条件对形成该发明创造具有实质性的影响；其二，职工作出的发明创造其实质性内容是在单位尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的。

   

综合审判实践，“主要利用”可进一步解释为单位的物质、技术条件对于发明创造的完成具有不可或缺性且无法替代性。其中，“不可或缺”是指就其对发明创造所起的作用而言，在没有该物质、技术条件参与的情况下，该发明创造的成就无法实现；“无法替代”则强调相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言，单位物质、技术条件在重要性上居于主要地位，足以胜过其他来源的物质、技术条件。

需要注意的是，若发明人利用单位提供的物质技术条件从事发明创造的同时，与单位约定了返还资金、缴纳使用费，或者在技术成果完成后利用单位的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的，属于“主要利用单位物质技术条件”规则的适用除外情形，能否认定为职务发明创造尚需依据其他因素予以综合考量。

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引用注释：

[1] 谭艳红、黄志臻：《试论我国职务与非职务发明专利权的权属界定及其完善》，载《南京工业大学学报（社会科学版）》2011年第2期。

[2] 凌宗亮：《执行本单位任务所完成职务发明的权利归属不适用约定》，载《人民司法》2014年第8期。

[3] 参见（2013）沪高民三（知）终字第129号民事判决书。

[4] 刘强：《<专利法>第四次修改背景下职务科技成果混合所有制研究》，载《知识产权》2022年第10期。

[5] 参见（2011）民申字第1486号民事判决书。

[6] 参见（2021）最高法知民终244号民事判决书、（2017）津民终99号民事判决书。

[7] 参见（2020）最高法知民终1258号民事判决书。

[8] 参见（2017）津民终90号民事判决书。

[9] 参见（2018）渝民终425号民事判决书。

[10] 参见（2019）最高法民申6342号民事判决书

[11] 参见（2020）最高法知民终1848号民事判决书。

[12] 参见（2016）鄂民再12号民事判决书。

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