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定牌加工人擅自转委托属违约而非商标侵权
黄璞琳
本文主要内容刊于《中国工商报》2012年6月7日商标世界* B3商标法苑版。
在“伟哥”立体商标侵权纠纷案中【（2009）民申字第 268 号】，最高人民法院认为，对于不能起到标识来源和生产者作用的使用，不能认定为商标意义上的使用，他人此种方式的使用不构成使用相同或者近似商标，不属于侵犯注册商标专用权的行为。《最高人民法院知识产权案件年度报告（2009）》再次确认了此原则，认为侵犯商标专用权意义上的商标使用应以起到标识来源和生产者的作用为必要条件。
2001年《商标法》第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的，属于侵犯注册商标专用权行为。这里的“使用”，当然也是指标识商品来源的商标意义上的使用。不过，在具体使用方式上，该项规定的商标使用，与2001年《商标法》第五十二条其他四项有所不同。这里的“商标使用”，要求行为人以直接、积极使用的方式，面向市场消费者，体现商品来源的识别功能。即，通过直接、积极的商标使用，造成市场消费者对商品来源产生混淆、误认，或者造成他人注册商标识别功能的其他损害。而2001年《商标法》第五十二条第（二）至（五）项所禁止的商标侵权行为，是销售侵权商品、消极地更换他人注册商标，或为直接侵权行为提供标识、加工服务等帮助或便利条件。
附在商品上的商标，只有在进入市场的情况下，才能起到直接标识商品来源的作用。定牌加工中，加工承揽人并不面向市场销售其加工的产品，而是将产品全部交付委托人，由委托人将产品投入市场；产品上贴附的商标，是用来区分委托人与同类商品的其他提供者，而非区分加工承揽人与同类商品的其他提供者；定牌加工产品进入市场后，其质量及相关法律责任均由委托人对外负责，加工承揽人仅相当于委托人的生产加工车间，产品上甚至不会出现加工承揽人的名称；一般情况下，市场消费者透过定牌加工产品，只能知道、也只关注是谁直接对该产品质量负责。因此，在定牌加工环节，加工承揽人的贴牌加工行为本身，并未直接、积极地面向市场消费者，起到标识商品来源的作用，不构成2001年《商标法》第五十二条第（一）项所指的商标使用。
如果委托人投入市场或准备投入市场的定牌加工产品，侵犯第三方的注册商标专用权，那么，提供贴牌加工服务的加工承揽人是否侵犯第三方的注册商标专用权，要看其是否尽到必要的审查注意义务，是否明知应知委托人侵权。加工承揽人未尽到必要的审查注意义务，明知或应知定牌的委托人侵犯第三方的注册商标专用权，仍提供贴牌加工服务的，构成2001年《商标法》第五十二条第（五）项、2002年《商标法实施条例》第五十条第（二）项所规定的其他商标侵权行为。定牌的委托人未侵犯第三方的注册商标专用权，或者加工承揽人确实不知道定牌加工产品侵权，则加工承揽人不构成商标侵权行为。
《中国工商报》2012年4月19日商标法苑版刊登的《是合同违约还是商标侵权？》介绍如下案例：国外G公司在我国注册了W注册商标，核定使用商品包括服装、鞋帽等。2011年11月，G公司与江苏扬州A公司签订委托加工合同，委托A公司为其生产W牌儿童服装。合同规定，A公司不得再委托他人加工生产该批产品，否则应销毁第三方生产的产品，并由A公司承担合同价款两倍的违约金。由于交货时间紧迫及公司生产能力跟不上等客观原因，A公司于2011年12月与扬州市个人独资企业业主周某签订委托加工协议，由A公司给付服装加工费，周某帮其生产上述合同中的部分W牌儿童服装。生产所需的原辅材料及商标标志等，均由A公司提供。为了保证服装质量，A公司派专人进驻周某的企业，指导监督其加工服装。扬州当地工商机关接举报后，对周某代加工行为进行调查。至案发之日，周某已为A公司生产并交付了部分上述服装。
办案人员对周某代加工行为是否侵犯W注册商标专用权，存在不同看法。笔者认为：本案中，加工承揽人A公司违反委托加工合同的约定，未经委托人G公司同意，擅自转委托周某进行服装代加工，构成违约行为。但是，A公司转委托周某代加工的W牌儿童服装，并非自己投入市场，而是用来交付身为W商标注册人的G公司。此情形下，A公司的转委托行为本身，并未起到直接面向市场消费者来标识商品来源的作用，不构成2001年《商标法》第五十二条第（一）项所指的商标使用，未侵犯G公司的W注册商标专用权。周某接受A公司擅自转委托而贴牌加工W牌儿童服装，也不构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的商标使用，其行为是否侵犯W注册商标专用权，取决于A公司转委托行为侵权与否。因此，周某也未构成商标侵权行为。
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