引言
定牌加工的英文表述为Original Equipment Manufacturer（英文简称为“OEM”），是指境内的出口加工企业接收境外委托方的委托，按境内委托方指定的商标生产产品并将全部商品全部交付境外委托方在境外销售，境外委托方向境内加工方支付加工费的一种贸易方式。
在商标法的范畴中，涉外定牌加工行为是否属于商标法意义上的商标性使用，长期以来在理论与实务中均存在较大的争议。若这一行为不属于商标性使用，那么涉外定牌加工将不会构成侵权商标，反之则有可能构成。由于代加工是我国出口贸易的重要一环，对于涉外定牌加工行为性质的认定将极大地影响我国出口贸易活动，因此这一问题不仅是一个法律问题，更是一个与经济活动紧密联系的政策性问题。
对于涉外定牌加工行为性质的认定，最高人民法院从“PRETUL”锁案”到“东风”柴油机配件案再到“HONDA”摩托车案，其司法观点却发生了根本性的转变，准确掌握最高人民法院的观点，对于出口加工贸易企业如何开展代工业务具有重要的指导意义。
一、最高人民法院对于涉外定牌加工行为性质的认定
（一）“PRETUL”锁案
1. 基本案情（【2014】民提字第38号）
莱斯公司于2010年3月27日受让取得了第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标专用权，该商标核定使用的商品范围为第6类，包括五金锁、挂锁等。储伯公司设立于墨西哥，并于2002年11月27日在墨西哥注册了“PRETUL”商标，核定使用商品同样包括锁。2010年8月10日，储伯公司与亚环公司签订了销售合同，约定亚环公司供给储伯公司挂锁。2010年12月、2011年1月，宁波海关分别查扣亚环公司自该海关出口至墨西哥的228箱684打和3411箱10233打被控侵权挂锁。2011年1月莱斯公司向宁波市中院提起诉讼，请求亚环公司停止侵权并赔偿其经济损失。案件审理过程中，2011年3月24日储伯公司出具一份商标授权申明，称该公司系墨西哥注册商标“PRETUL”的合法所有人，该公司申明亚环公司生产的标有“PRETUL”商标的所有型号的挂锁均是根据该公司的授权而生产，并全部出口墨西哥。该案一审法院认定在产品上标注了与莱斯公司注册商标“PRETUL及椭圆图形”相同的标识的产品构成侵权，而对于标注了“PRETUL”商标的产品，因商标与莱斯公司的注册商标不同，且不在中国境内销售不会造成混淆，因此这部分产品不侵权。二审浙江省高院认为亚环公司出口的所有产品均构成侵权，最终该案经最高院一锤定音认为亚环在产品上贴附标志的行为不能被认定为商标意义上的使用行为，既然该行为不属于商标性使用自然不构成商标侵权。
2. 最高法院观点
亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“pretul”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“pretul”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
（二）“东风”柴油机配件案
1.基本案情（【2016】最高法民再339号 ）
上柴公司系“东风”系列图文注册商标的专用权人，其第100579号注册商标注册于1962年， 经过上柴公司60年的连续使用及大量的广告宣传，在市场上享有较高知名度和商业信誉。2013年10月1日，常佳公司与印尼PT ADI公司签订了一份委托书，委托常佳公司依据其在印尼拥有的“DONGFENG（东风）”商标及标志，生产柴油机及柴油机组件，出口至进出口商，但仅可以在印度尼西亚销售，该委托有效期至2017年1月19日。2013年10月8日，常佳公司向常州海关申报出口至印度尼西亚的柴油机配件。上柴公司以常佳公司申报出口的该批柴油机配件涉嫌侵犯上柴公司的注册商标权为由，向常州海关提出扣留申请。2013年11月27日，上柴公司以常佳公司出口的货侵犯其商标专用权为由，向常州市中级人民法院提起诉讼，一审法院认定常佳公司不构成侵权，上柴公司不服向江苏省高级人民法院提起诉讼，二审法院经审理认为常佳公司构成侵权并依法撤销一审判决。常佳公司对二审判决不服，依法向最高人民法院申请再审，最高人民法院经过再审，支持了常佳公司的再审申请理由，认定常佳公司不构成侵权。
2.最高法院观点
商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。根据原审法院查明的事实，常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。
……就本案而言，常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。在印度尼西亚相关司法机构判决相关商标归属上柴公司期间，还就其时的定牌加工行为与上柴公司沟通并签订协议，支付了适当数额的补偿费用。可见，常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。
……即便综合国际贸易现实需要进行综合衡量，也没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害，并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。
（三）“HONDA”摩托车案
1.基本案情（【2019】最高法民再138号）
本田株式会社是一家专业生产摩托车等产品的大型跨国公司，其最早于1988年5月30日即注册了第314940号“HONDA”商标，核定商品类别为12类包括车辆等，此后其还获得了503699号、第1198975号注册商标，核定使用商品类别均为12类包括车辆等。2016年4月3日恒胜鑫泰公司与美华公司签订了一份涉外定牌加工合同，由美华公司向恒胜鑫泰公司订购220套摩托车散件，品牌为HONDAKIT。其中“HONDAKIT”商标系缅甸公民ThetMonAung于2016年6月23日在缅甸获得核准注册，核定使用商品类别包括车辆等。恒胜集团公司系恒胜鑫公司的控股母公司，涉案的产品由恒胜集团公司制造，并由恒胜鑫公司办理出口事宜。恒胜公司生产加工涉案的产品获得了“HONDAKIT”商标权利人的授权。2016年6月30日昆明海关查扣了涉案产品，涉案摩托车上使用的“HONDAKIT”及图形标识，突出增大“HONDA”文字部分，缩小“KIT”文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，遂向本田株式会社发出了确权通知书。本田株式会社认定恒胜集团公司与恒胜鑫公司的行为对其构成侵权，遂向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提起诉讼。该案一二审法院的观点截然想法，一审法院认定两被告构成侵权，二审法院认为两被告不构成侵权。本田株式会社公司不服二审判决，向最高人民法院提起再审，再审法院经审理最终认定涉外定牌加工行为也属于商标性使用，两被告构成侵权。
2.最高法院观点
商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。商标使用意味着使某一个商标用于某一个商品，其可能符合商品提供者与商标权利人的共同意愿，也可能不符合商品提供者与商标权利人的共同意愿；某一个商标用于某一个商品以至于二者合为一体成为消费者识别商品及其来源的观察对象，既可能让消费者正确识别商品的来源，也可能让消费者错误识别商品的来源，甚至会出现一些消费者正确识别商品的来源，而另外一些消费者错误识别商品的来源这样错综复杂的情形。这些现象纷繁复杂，无不统摄于商标使用，这些利益反复博弈，无不统辖于商标法律。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。
……本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。
……恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司主张，恒胜集团公司获得了缅甸公司的商标使用授权，因此不构成侵权。对此，应予指出，商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。因此，二审法院认为“恒胜集团公司生产涉案产品经过缅甸商标权利人合法授权”，适用法律错误，本院予以纠正。
二、对最高院关于涉外定牌加工行为性质认定关系的分析
从最高院在前述案件的司法观点来看，最高院对于涉外定牌加工行为是否属于商标性使用的观点，已经发生了根本性转变。在“PRETUL”锁案和“东风”柴油机配件案中，最高院认为涉外定牌加工的行为不构成商标性使用，其认定逻辑如下：（1）商标的本质属性在于识别性或者指示性，即区分商品或者服务的来源；（2）构成商标性使用的前提在于发挥商标的识别性功能；（3）发挥商品的识别性功能的前提在于相关公众能够接触到标识商标的商品；（4）由于涉外定牌加工的商品全部出口，因此相关公众无法接触到标识商标的商品；（5）因此无法发挥商标的识别性功能，所以涉外定牌加工的行为不构成商标性使用。司法实践中直到“HONDA”摩托车案以前，最高院在一定时期内对于涉外定牌加工的观点也较为统一，也即认为商标标识的产品不在中国境内销售，因此该商标标识不具有识别商品来源的意义。在“东风”柴油机配件案中，对于涉外定牌加工行为是否会构成商标侵权，最高院同时还认为需要考察受托人是否尽到了合理的注意义务，即国内加工企业对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可应当进行必要的审查，其未尽到审查或合理注意义务的，应当认定国内加工企业存在过错，其定牌加工行为亦可能构成商标侵权。
而在“HONDA”摩托车案中最高院一改以往的观点，认为在生产加工的产品上使用了商标，只要该商标具备了区别商品来源可能性，就应当认定该商标使用状态属于商标法意义上的“商标使性用。”在商标使用的过程中，识别商品来源的相关公众除了商品的直接消费者外，还包括与贴牌商品销售密切相关的经营者，在定牌加工的场景下贴牌商品运输环节的经营者既存在接触商品的可能性。此外，该案最高院还从贸易全球化的视角对涉外定牌加工商品存在被国内消费者接触并可能导致混淆进行了阐述，理由主要有两点：第一、随着跨国电子商务的发展，即便是贴牌商品出口至国外也存在回流国内市场的可能性；第二、随着中国经济的发展，跨境旅游消费的中国人越来越多，因此即便是贴牌商品在国外也能够被国内消费者接触到。所以最高院最终改变了“涉外定牌加工”的产品不在中国市场流通不会导致相关公众混淆的观点，认为这一行为同样属于商标性使用。在“HONDA”案中，由于恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在涉案的摩托车产品上突出使用“HONDA”文字能够造成相关公众混淆，因此构成商标侵权。
此外，最高院在“HONDA”摩托车案中，特别强调了一点“法律适用上，要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则，这是必须加以澄清和强调的问题”。可见，对于涉外定牌加工行为的性质，自“HONDA”摩托车案始需要以一种新的视角来认定，需要回归到商标侵权判定的基本法理，从受托人的行为是否会导致相关公众混淆上来分析和判断，而不应一概认定“涉外定牌加工”行为不构成侵权。
三、“HONDA”摩托车案对从事代工企业的启示
自“HONDA”摩托车案后，对于从事代工业务的企业在接受海外订单时，除了需要审查其在代工产品上贴附的商标是否有境外商标权利人合法的授权外，还需要审查该商标是否与国内的注册商标构成权利冲突。尤其是对于在国内特定产品类别上已经具备较高知名度的商标，代加工企业需要尽到合理的避让义务，毕竟“涉外定牌加工”不再成为其不构成侵权的“免死金牌”。对于商标侵权风险规避，企业需要善于利用公开的商标检索系统，做好侵权风险排查，以免在商标这个问题上“栽了跟头”。
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