引言
商标对企业品牌建设的重要程度不言而喻，实践中企业往往对商标获权比较重视，却通常容易忽视获权之后因不当使用或其他原因导致的显著性退化。显著性退化对商标注册及保护产生的影响，特别是有些情况下产生的影响不可逆转，会导致企业的前期投入和经营成果付诸东流。本文拟从实务角度出发，结合近期案例，总结提炼关于商标显著性退化需要了解的10个问题，分为上下两篇，与读者就本话题进行探讨交流。
问题01 什么是显著性？
商标的显著性（Distinctiveness）又被称为商标的“区别性”或者“识别性”，是指用于特定商品或服务的标志具有的识别该商品或服务来源的属性或者特征。商标的显著性是发挥其识别功能的重要基础。商标法第九条规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。不具有显著性的标志不能被称为商标，更无法获得商标注册。
根据显著性的强弱，可能作为商标的标志一般可以分为臆造性标志、任意性标志、暗示性标志、描述性标志。前三类因标志本身的固有显著性（inherent distinctiveness）可以直接作为商标注册。对于描述性标志和通用名称，原则上不得作为商标注册，但如通过使用取得了显著性（distinctiveness acquired through use）,从而产生了第二含义（secondary meaning）用于识别产品来源，可以作为商标注册。
对于标志本身缺乏显著性的，即使前期商标获准注册，后期也容易面临被无效的风险。比如近期审结的“双十一”商标案，北京高院作出终审判决，认定在案证据可以证明将诉争商标使用在“广告、替他人推销”等服务上，容易使相关公众认为其系对服务促销特点的描述或宣传性用语，难以起到商标的识别性作用，缺乏商标应有的显著特征，诉争商标应予以无效。又比如，曾有主体将“破洞”“一脚蹬”“内增高”等描述性标志在服装等类别上进行注册，随后向淘宝商家发起恶意投诉，而实际上淘宝商家系针对描述性标志的合理使用，不属于商标侵权，所谓的权利人的恶意注册和恶意投诉行为既影响了淘宝商家的合法权益，也占用浪费了大量的知识产权保护资源。
问题02 商标的显著性会退化吗？
是的，商标的显著性在商标使用的过程中可能逐渐退化甚至完全丧失。对于因使用产生第二含义的描述性商标，因显著性偏弱，本身会有此担忧。需要提醒的是，对于固有显著性强的臆造性商标也会存在退化的可能性。比如，大家所熟知的阿司匹林Aspirin、蓝牙Bluetooth本身无特定含义，由商标申请人独创并首先使用，然后经过长时间的使用已经丧失了商标的显著性，演变为商品的通用名称。
问题03 显著性退化对商标注册有什么影响？
如果显著性退化到一定程度，商标已经沦为核定使用商品的通用名称，那么商标注册的稳定性会受到严重的影响，任何人都可以针对该商标提起无效或者提起撤销。商标法第十一条一款一项规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号的，不得作为商标注册。基于此绝对理由条款，任何人可以在任何时间提起无效。商标法第四十九条二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
问题04 如何判断是否构成商品的通用名称？
根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条，需要判断是属于法定的通用名称，还是约定俗成的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。
在“金骏眉”通用名称异议复审行政诉讼案[i]中，法院经过审理认为相关证据足以证明在商标评审委员会裁定作出时，“金骏眉”已作为一种红茶的商品名称为相关公众所识别和对待，成为特定种类的红茶商品约定俗成的通用名称。
在近期审结的“摩卡MOCCA及图”商标撤销复审行政诉讼案[ii]中，北京高院认为根据在案证据，“摩卡”已成为咖啡类商品上约定俗成的通用名称，故判决驳回上诉，维持原判。同时，法院指出，注册商标成为其核定使用商品的通用名称而被撤销，亦不以商标权人的主观过错为前提。不论商标权人是放任不管，还是积极采取措施予以制止通用化，更重要的是看客观上注册商标能否可以发挥商标应当具备的区分商标来源的功能。在该案中，商标权人举证证明其实际使用“摩卡”商标，其名下第515218号“摩卡MOCCA”商标曾被商标评审委员会在行政程序中认定为咖啡商品上的驰名商标，以及曾积极采取措施和行动保护其商标权等，但最终无法抵抗已经客观上通用化的事实，最终被撤销在咖啡类商品上的注册。
问题05 关于时间判断基点以及明确商标通用化指向的具体商品问题
关于时间判断基点，基于商标法第十一条一款一项绝对理由，审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。基于商标法第四十九条提出撤销，一般以申请人向国家知识产权局提出撤销申请时的事实状态进行判断，之后评审时的事实状态可以作为参考。
在“金骏眉”通用名称异议复审行政诉讼案中，明确了判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称，审查判断的时间基点一般以申请注册时的状态为准；但是，诉争商标申请注册时不属于通用名称但在核准注册时已经成为通用名称的，仍应认定其属于本商品的通用名称。
另外，有必要明确商标通用化指向的具体商品问题，这有助于明确商标注册和保护的具体范围问题。北京市高级人民法院在其发布的商标授权确权行政案件审理指南（2019）中明确认定诉争商标是否属于商品通用名称，应当从商标标志整体上进行审查，且应当认定通用名称指向的具体商品。对与该商品类似的商品不予考虑。
在“摩卡MOCCA及图”商标撤销复审行政诉讼案中，诉争商标系第9199914号“摩卡MOCCA及图”商标（
），由瑞昶贸易股份有限公司于2011年3月11日向商标局提出注册申请，并于2012年5月21日被核准注册，核定使用在第30类“咖啡、可可制品、咖啡调味香料（调味品）、加奶咖啡饮料、含牛奶的巧克力饮料、做咖啡代用品的植物制剂、巧克力酱、茶饮料、糖”商品上。法院经过审理，认为诉争商标已成为咖啡类商品的通用名称，故应在其核定使用的“咖啡、咖啡调味香料（调味品）、加奶咖啡饮料、做咖啡代用品的植物制剂”商品上予以撤销，诉争商标在“可可制品、含牛奶的巧克力饮料、巧克力酱、茶饮料、糖”商品上的注册应予维持。
结语
从本篇介绍内容可知，商标显著性退化会影响商标注册的稳定性，下篇将从权利保护角度介绍对权利人的影响，以及应当如何应对商标通用化的问题。
[i]武夷山市桐木茶叶有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司商标异议复审行政纠纷上诉案〔北京市高级人民法院（2013）高行终字第1767号〕；入选2013年度全国法院知识产权司法保护十大案件
[ii]北京慧能泰丰信息咨询有限责任公司分公司与国家知识产权局、瑞昶贸易股份有限公司商标权撤销复审行政纠纷上诉案〔北京市高级人民法院（2020）京行终2540号〕
引言
继上篇中对什么是商标的显著性以及显著性退化对商标注册有哪些影响等问题进行介绍后，本篇将结合近期案例，聚焦显著性退化对商标保护的影响，以及应当如何应对等问题，与读者分享交流。
问题06 显著性退化对商标保护有什么影响？
2009年，最高人民法院在《关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》中明确指出，“正确把握商标权的法律属性，根据商标用于区别商品或服务来源的核心功能，合理界定商标权的范围，根据商标的显著性程度、知名度大小等确定保护强度和范围，准确认定商标侵权判定中的商品类似、商标近似和误导性后果。”
2021年，最高人民法院在《人民法院知识产权司法保护规划（2021-2025年）》中继续指出，“科学合理界定商标权权利边界与保护范围，正确把握注册与使用在商标权保护中的关系，强化商标使用对确定商标权保护范围的作用，积极引导实际使用商标。”
根据上述规定，可知每个商标的保护强度和范围是不同的，对于显著性越强和市场知名度越高的注册商标，给予其范围越宽和强度越大的保护，对于显著性弱和知名度较低的注册商标，相应的其保护范围和强度会缩小。如果显著性虽有一定程度退化，但仍然可以识别商品来源，那么法律上仍应给予保护，但是其商标专用权保护范围相对较小，相对而言对其禁用权的保护范围应相对严格。
比如，在近期审结的“咖啡伴侣”商标侵权诉讼一案[i]中，雀巢公司基于其在第29类咖啡用植脂末等产品上享有的第360860号“咖啡伴侣”注册商标专用权，针对昆明后谷公司委托生产销售袋装“咖啡伴旅”植脂末商品，以及网络店铺宣传中使用“咖啡伴侣”“咖啡伴旅”等行为提起商标侵权诉讼。昆明后谷公司抗辩称“咖啡伴侣”已经成为咖啡用植脂末产品的通用名称并提交了相应的证据。
结合在案事实及证据，北京知识产权法院在二审判决中指出，只要注册商标处于合法存续期间，其权利人当然享有权利主张他人是否侵害其商标专用权。“咖啡伴侣”一词从本身的字面含义理解即具有“与咖啡一同饮用的产品”之意，对“咖啡用植脂末”商品特点具有一定的描述性。而且从众多的中国境内文献、国图收藏文献、企业核准登记的经营范围、部分企业标准以及互联网搜索内容均可看出，“咖啡伴侣”一词由于长期、大量地作为“咖啡用植脂末”商品名称被广泛使用，客观上已经具有泛化的趋势。
该案中，雀巢公司的“咖啡伴侣”商标为有效注册，因此雀巢公司有权提起诉讼并主张权利。考虑到“咖啡伴侣”的显著性程度较低，相关公众对来源的混淆误认的可能性也随之降低，因此，商标的保护范围应当适用相对严格的标准。最后，法院经审理认定，针对昆明后谷公司在网络店铺宣传中使用“咖啡伴侣”的行为，法院经审理认定构成商标侵权。针对昆明后谷公司使用“咖啡伴旅”字样的行为，与涉案商标“咖啡伴侣”相比，二者在文字构成、含义方面存在一定差异，不属于近似标识，而且昆明后谷公司在使用“咖啡伴旅”字样时，系与标识或者“后谷”字样同时标注使用，主观上亦无明显恶意，不足以导致相关公众对商品来源产生混淆误认，因此不构成商标侵权。
问题07通用名称抗辩在商标民事侵权诉讼中会成功吗？
是的，通用名称抗辩是商标侵权抗辩事由中较为常见的一种，如果主张通用名称抗辩且能够充分举证予以证明，则抗辩理由有可能获得法院支持，因此不构成商标侵权。商标法第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
比如，在“鲁锦”商标及不正当竞争案[ii]中，二审法院在综合考虑“鲁锦”已被山东地区纺织业普遍使用并为相关公众所接受、“鲁锦”织造技艺已被确定为国家级非物质文化遗产、“鲁锦”代表的纯棉手工纺织品的生产原料是由山东不特定地区广泛种植等事实的基础上，认定“鲁锦”在1999年原告将其注册为商标之前已成为山东民间手工棉纺织品的通用名称，进而认定被告的使用行为属于对“鲁锦”商标的正当使用，不构成对“鲁锦”商标专用权的侵犯，也不构成不正当竞争。
此外，被告在商标侵权诉讼中提起通用名称抗辩的同时，策略上一般被告会同时针对原告主张商标权向国家行政机关提起无效或者撤销程序。如前述“咖啡伴侣”一案中，昆明后谷公司曾针对雀巢公司的“咖啡伴侣”商标分别提起了撤销和无效程序，但涉案商标的注册最终予以维持、不予撤销。
问题08 通常有哪些原因可以导致商标显著性的退化？
一般情况下，如下几种原因可能导致商标显著性的退化：
1.商标本身的显著性较弱。如前所述，对于描述性标志，因使用获得了第二含义而获准注册的商标，相较其他类型商标而言，更容易面临显著性退化的问题。
2.市面上的创新产品，新产品的通用名称难以被相关公众所接受，取而代之该商标自然而然被作为产品名称进行使用和传播，即使该商标系臆造独创使用的，比如前文中提到的“阿司匹林”“蓝牙”等。
3.长期处于垄断地位的产品，如果对产品的商标宣传力度过大，也容易导致该商标成为商品的代名词。
4.权利人自身的使用和管理不当，比如在产品包装、宣传推广中将商标作为产品名称进行使用。
5.同行业竞争者争相效仿，将权利人的商标作为商品名称进行使用。
6. 字典、媒体、消费者的错误描述，也会造成显著性的退化。
问题09 如何应对商标显著性的退化？
首先，应当重视商标显著性退化这一问题，并积极采取措施应对。虽然商标的通用化不以商标权人的主观过错为前提，而是看客观上注册商标能否可以发挥商标应当具备的区分商品来源的功能，但是一旦发生了显著性退化，其最终结果有可能是不可逆的，为了维护品牌价值和商标的识别功能，有必要用尽全力予以应对。
“Jeep”是克莱斯勒公司的一款越野车品牌，因为其在中国消费者中的高知名度，一度成为越野车通用名称的代名词。2012年，克莱斯勒公司使用了“不是所有的吉普都叫Jeep”的广告语，将通用名称和商标巧妙的进行了区分，向消费者传递了“Jeep”的品牌信号，以和市面上其他的越野车品牌进行区分。这是通过广告宣传的方式向消费者传递信息的一种方式。除此之外，商标显著性退化的应对措施通常还包括以下几个方面：
1.在推出新产品的时候，将商标、商品名称一并推出，并在宣传推广过程中积极宣传商标信息，在消费者中强化品牌形象。
2.企业应当规范自身的商标使用行为，确立使用规范，在各种使用情形下强调商标属性，并积极定期自查并纠正不规范的使用行为。注意保存商标使用的证据，比如市场宣传、荣誉、采访资料等证据。
3.谨防同行业竞争对手将商标作为商品名称使用的行为，积极维权，不可放任不管。
4.针对字典、媒体、消费者的错误解释、使用行为，建议定期监测并通过发函、沟通等方式敦促改正。
问题10 在维权过程中遇到困难怎么办？
为防止商标通用化向法院提起诉讼或者向行政机关投诉举报，可能实际中会遇到不同的情况，一方面应做好维权工作，扎实取证，积极应对；另一方面，遇到问题或者困难，应当坚定信心，积极面对。比如在“安石”案[iii]中，一二审法院对于是否构成商标侵权作出了完全相反的认定，且向法院提起再审申请被驳回，不得已原告向检察院提起了抗诉，最终检察院认为被告提供的证据尚不能证明“安石粉”、“天然安石粉”已成为通用名称，且被告作为同业经营者主观上具有一定恶意，因此向法院提起了审判监督程序，最终由北京知识产权法院于2021年2月作出再审判决，被告构成商标侵权，距离原告最初提起诉讼主张权利已经过去了五年，这一过山车式的过程需要权利人坚定的信心以及百折不挠的精神。该案也是最高人民检察院发布的2020年度检察机关保护知识产权典型案例。
结语
商标显著性退化对权利人进行维权保护会有一定的影响，同时会影响商标注册的稳定性，企业在日常经营过程中有必要对这一问题高度重视，并积极采取措施应对商标的通用化。
[i]雀巢产品有限公司与昆明后谷咖啡销售有限公司侵害商标权纠纷上诉案〔北京知识产权法院 (2019)京73民终3611号〕
雀巢公司
昆明后谷
第360860号“咖啡伴侣”商标
被诉行为“咖啡伴旅”
[ii]山东鲁锦实业有限公司诉鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司、济宁礼之邦家纺有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷上诉案〔山东省高级人民法院（2009）鲁民三终字第34号〕；入选2009年度全国法院知识产权司法保护十大案件
[iii]北京安实创业科技发展有限公司与北京正鸿泰达建材有限公司侵害商标权纠纷民事检察监督案〔北京知识产权法院（2020）京73民再1号〕
张晏清
