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美国最高院:信赖专利无效抗辩须有适用限制




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本文仅代表作者个人观点,不代表智合立场


2015年5月26日,美国最高院在Commil USA,LLC v. Cisco Systems, Inc. (以下分别简称为Commil和思科) 一案中认定:被控侵权人对专利无效的真诚信赖不能作为一项反驳诱导侵权的有效抗辩,并撤销了联邦巡回法院之前的判决。构成诱导侵权要求原告证明被控侵权人知道其所侵犯的专利权以及其实施的诱导行为是侵权行为。尽管非侵权性信赖可作为诱导侵权的有效抗辩,专利的无效性可作为包括诱导侵权在内的任何形式侵权的抗辩,但是,无效性信赖从来都不是一项有效的抗辩理由。(译者注:这也解决了非侵权性信赖和无效性信赖两者之间的矛盾差异,非侵权性信赖指被控侵权人认为其所实施的行为不侵犯专利权,是指专利的无效性;无效性信赖则是指被控侵权人信赖所涉专利是无效专利。)


| 案件背景

Commil指控思科采用的一种铺设短程无线网络的方法侵犯了Commil的相关专利,此外还指控思科通过兜售侵权设备给他人使用而诱导他人侵犯其专利权。陪审团认为思科不应为其诱导侵权行为负责,而是要承担直接侵权的责任。然而,思科在抗辩中坚称自己有充分的理由相信Commil的专利是无效的,于是一场关于诱导侵权的审判全新上演——地区法院排除了思科提出的这一证据;于是在第二次审判中,陪审团认定思科构成诱导侵权,应向原告支付7400万美元的赔偿金。


Commil案在地区法院首次审判后,最高院在Global-Tech Appliances, Inc. V. SEB S.A,131 S. Ct. 2060 (2011) 一案中做出了判决,该判决坚持认为:对于诱导侵权而言,原告必须证明被控诱导人知道相关专利权并且了解其实施的诱导行为是侵权行为。思科也在单方申请关于涉案专利的有效性的复审,但是美国专利商标局(the United States Patent and Trademark Office,简称 USPTO)已经确认该专利是有效的。


在上诉审判中,联邦巡回法院的陪审团认为地区法院错误地排除了思科充分相信原告专利的无效性这一证据,同时还发现这份证据很可能可以证明被控侵权人并无诱导侵权的故意。


| 最高院的判决

最高院认定:对专利的有效性信赖不能成为诱导侵权行为的有效抗辩,并撤销了联邦巡回法院做出的判决。此外,最高院还讨论了《美国专利法》第271条(a)款的直接侵权、(b)款的诱导侵权以及(c)款的帮助侵权的相关法律术语以及区分这三种侵权行为的一般标准,诱导侵权和帮助侵权均要求被控侵权人对涉及专利以及侵权行为的性质有所认知。同时论证了在专利法框架下,侵权与否是区分并独立于专利的有效性,这两者有不同的举证责任、推定要求和证据要求。


最高院进一步论证:如果把侵权问题和专利有效性混为一谈,这将会破坏《美国专利法》第282条规定的有效性推定原则的效力。USPTO认可这项为专利权人设定的推定专利有效的原则,侵权人在反驳专利无效时必须要通过明确且令人信服的证据来否定这项推定。由此,最高院得出结论:专利无效性是相关责任的抗辩,不能抗辩被控侵权行为。即,无论专利是否有效,在假定专利是有效的情况下,行为人的行为是专利侵权行为;如果其后认定该专利无效,行为人仍构成侵权,只是可以免于承担责任。因此,对涉案专利无效的信赖不能否定诱导侵权人对其不法行为有所认知,也即,诱导侵权人是否知晓其构成诱导侵权与其对专利无效的信赖无关,不能因其信赖专利无效,而认定其不构成侵权。


最高院在诉讼成本这一基础上的论证再次支持了其自身得出的结论——如果假定涉案专利是无效的,那会造成整个诉讼成本的上升;在最高院看来,如果被控侵权人真的相信专利是无效的,那么法律定是提供了相关的救济措施的,比如,提交一项专利无效宣告申请、当事人之间审查或单方复审等。


最高院似乎将判决的最后一部分制成了一份政治声明。在这部分谈到了尽管专利案例本身不具有迷惑性,但无意义的案件(frivolous cases,译者注:当事人没有基于法律上和证据上合理的理由而提出的主张或反驳即是无意义的案件。)判决结果给创新带来了负面的影响。法院指出,类似《联邦民事诉讼程序》第11条的保障性措施规定和特殊案件中的律师费等规定可以阻止此类误导性判决,并且鼓励地区法院部署这些保障性措施。


大法官斯卡利亚以及首席大法官罗伯茨均对本案提出了反对意见。大法官斯卡利亚解剖了多数派的判决意见并通过适用形式逻辑(formal logic)的论证方法总结出观点:专利无效性的信赖可以有效对抗权利人主张的侵权行为。根据斯卡利亚的观点,因为“只有有效的专利才能被侵权,任何一个充分信赖专利无效的人有理由相信这个‘专利’是无法被侵犯的。因此,对于任何相信‘专利’无法被侵犯的人而言,要求他知道所实施的诱导行为将会侵犯该专利,这是不可能的。由此,充分信赖一项专利的无效就可以反驳诱导侵犯专利权的观点。”


| 本案对各方面带来的影响

从诉讼的角度来看,由于双方当事人不一定非要对是否信赖涉案专利无效而提起诉讼,因此在诱导侵权的案件中费用会更低一些。多数派同样也强调了地区法院应当适用一些保障措施,如实施制裁和授予律师费等,尤其是针对那些无意义的案件。


而从商业的角度来看,企业或个人在诱导或帮助他人使用别人已取得专利权或将要取得专利权的产品时,应当时刻保持警惕。你认为自己没有侵权,可以用来抗辩别人指控的诱导侵权和帮助侵权;但是你认为别人的专利无效你就去用,这就不能成为一个有效的抗辩了。因此,企业或个人一定要权衡运营成本,如果对专利的有效性有疑问,必要时,应当提交一份专利无效宣告申请、当事人审查或单方复审申请。在未确认专利无效时,若侵权人已经知道侵犯的专利和侵犯的权利主体,那就要考虑额外的风险、潜在的责任以及可能由诱导侵权或帮助侵权引发的损害赔偿了。


| 译者评

一般而言,侵权分为直接侵权和间接侵权,间接侵权又可分为诱导侵权和帮助侵权,本案涉及思科被控诱导用户使用原告Commil的专利,思科主张自己信赖原告的专利是无效的,因此应用到自己的产品中不构成对原告专利权的侵犯。最高院否定了这一抗辩。


思科的抗辩思路:我觉得自己相信原告专利是无效的,所以推荐他人使用这个专利,他人确实用了。现在原告指控我侵权,USPTO认定了原告专利其实是有效的,我的行为性质也确实是侵权,但是就是因为我觉得专利是无效的,所以我就是没有侵权。


思科的抗辩完全是一种诡辩,简单而言就是即使专利是有效的,但是我就是相信专利是无效的,那我推荐任何人用也不会构成诱导侵权。那这样说的话,估计就不会再有专利侵权这种案件了,每个人都可以主张自己从一开始就相信涉案专利是无效的,除非有太过明显的证据证明专利的有效性。


我国法律没有对间接侵权进行规定,所以美国最高院在诱导侵权上做出的这一判决很大程度上可以借鉴,总结如下:


1.有合理的证据证明自己相信自身行为是不构成侵权的,可以考虑援引诱导侵权进行抗辩;


2.如果专利本身是无效的,则实施的行为当然不会侵权,也不会有诱导侵权存在;


3.专利如果是有效的,但是行为人主观认为其无效,并实施了相应的侵权行为,则其主观状态不能成立反驳诱导侵权的有效抗辩。




_________________________

原文标题 | 《U.S. Supreme Court Holds Defendant’s Belief a Patent Was Invalid Is Not a Defense to an Induced Infringement Claim》

润色 | Wendy

原文来源 | JDSupra

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