陈志兴：知识产权惩罚性赔偿实务要点

11月2日，由北京市知识产权公共服务中心主办，北京知识产权司法保护研究会承办的“知识产权惩罚性赔偿实务要点”培训活动，以线上直播形式成功举办。

活动邀请了北京安杰律师事务所合伙人陈志兴律师，就知识产权惩罚性赔偿实务要点进行了分享。来自研究会的会员、北京市企事业单位、科研院所、法律实务及产业界代表约350人在线参与了此次活动。

主题分享环节，陈志兴律师就惩罚性赔偿法律规则、惩罚性赔偿的司法解释及其构成要件、“故意”的认定、“情节严重”的认定、“基数”的认定、“倍数”的认定、实务操作中举证责任和裁判规则等思路与建议展开分享。

一、惩罚性赔偿法律规则

惩罚性赔偿不是计算赔偿数额的具体方式，是在恶意侵权、情节严重的情形下加重处罚的措施。理解惩罚性赔偿可以考虑这两个角度，一是就打击侵害知识产权行为而言，包括普通侵权行为和恶意侵权行为，这里的“恶意侵权行为”就由惩罚性赔偿进行规制；二是就强化知识产权保护而言，对普通侵权行为可考虑“填平原则”下的损害赔偿，对于恶意侵权行为可考虑惩罚性赔偿。

《商标法》第六十三条规定，……对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。《专利法》第七十一条规定：……对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。《著作权法》第五十四条规定：……对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。《反不正当竞争法》第十七条规定：……经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。根据上述法律规定可知，惩罚性赔偿法律规则适用两方面要件：故意和情节严重，且在适用时应先考虑基数问题，再考虑倍数问题。

二、惩罚性赔偿司法实践

2021年3月，最高人民法院发布《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的司法解释》（以下简称《司法解释》），旨在通过明晰裁判标准，指导各级法院准确适用惩罚性赔偿，惩处严重侵害知识产权行为。

法院审理适用惩罚性赔偿，要求被告主观上为故意，行为上达到情节严重且原告请求适用。惩罚性赔偿实质上是一个诉讼请求，须在一审法庭辩论终结前提出。关于如何防止惩罚性赔偿制度被滥用，一是明确惩罚性赔偿的适用条件，《司法解释》对惩罚性赔偿的范围、请求内容和时间、主观要件、客观要件、基数计算、倍数确定等作了明确规定，涵盖了惩罚性赔偿适用的全部要件；二是通过典型案例加强指导。

为此，最高人民法院还发布了六个典型案例。在这里，我们以“卡波”案为例，看看法官在适用中的考量因素。

（一）主观要件：恶意实施侵权行为

以“卡波”案为例，适用惩罚性赔偿首先需判断是否存在恶意实施侵权行为。“主观故意”作为一种心理状态，必须通过行为人一定的行为表现出来，需要通过对外在行为的研究来判断其有无故意。本案中从各侵权人的实际行为看，均系在知情的情况实施了侵害行为。华某系天赐公司的研发人员，违反保密义务和保密要求，将技术秘密披露给安徽纽曼公司使用；刘某、安徽纽曼公司明知华某非法披露两天赐公司技术秘密，仍予以获取并通过安徽纽曼公司使用；胡某、朱某明知华某、刘某、安徽纽曼公司非法披露、获取、使用两天赐公司技术秘密，仍予以帮助。上述人员明知其行为侵害他人技术秘密而仍予以实施，显然属于故意侵权。

（二）客观要件：情节严重

适用惩罚性赔偿还需判断侵权情节是否严重，民法典和各知识产权单行法中皆将“情节严重”作为惩罚性赔偿适用的客观要件。在对商业秘密侵权人主观过错程度进行衡量后，结合具体案情分析侵权情节的轻重，进一步确定惩罚性赔偿是否适用以及确定惩罚性赔偿的倍数。

“卡波”案中，法院通过综合考虑被告公司以侵权为业、技术秘密对于产品形成起到关键作用、给权利人造成极大的损失，侵权人生产规模巨大、侵权获利极高，侵权人在关联刑事案件审理期间甚至法院作出有罪生效判决后未停止侵权、持续时间长，侵权人拒绝提供证据导致法院无法查明全部侵权获利、构成举证妨碍等因素，认定该案侵害商业秘密的情节极其严重。

（三）被告的诉讼行为与惩罚性赔偿的关联

“卡波”案还有一个比较有意思的点，就是将诉讼行为作为惩罚性赔偿的考量因素之一。《司法解释》第四条：对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。被告的下列情形，人民法院可以认定为情节严重：伪造、毁坏或者隐匿侵权证据，拒不履行保全裁定。

类似的规定在地方法院的指导意见中也有体现。例如，2020年4月发布的《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》1.15条规定，具有下列情形之一的，可以认定为被告具有恶意：（7）被告存在掩盖被诉行为、伪造或者毁灭侵权证据等行为；（8）被告拒不履行行为保全裁定。

2020年12月发布的《深圳市中级人民法院关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》第七条规定，侵权人故意的认定考虑因素：侵权人收到权利人警告函后不正当理由继续实施相关行为，侵权人采取措施掩盖侵权行为、伪造或毁灭侵权证据等行为。第八条侵权行为可以认定为“情节严重”：侵权人拒不履行法院作出的行为保全裁定、书证提出裁定等法律文书的。

可以看出，诉讼行为可以作为惩罚性赔偿的考量因素之一。不过，这里头还有一个小问题，就是诉讼行为是属于情节严重还是属于主观恶意？《司法解释》和各地指导意见不太一样，倾向于认为，主观恶意逻辑上更通顺。

三、惩罚性赔偿疑难问题

（一）“故意”的认定

《司法解释》第三条：人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：（1）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；（2）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；（3）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；（4）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；（5）被告实施盗版、假冒注册商标行为的；（6）其他可以认定为故意的情形。

故意在实务当中有不同的表述字眼，无论是侵权恶意、主观意图、主观恶意等类似的表述，其都是故意这一个概念。除《司法解释》的上述规定之外，司法实务中，还有其他认定为“故意”的情形。可以举例如下：

1.攀附原告驰名商标声誉或抢注原告驰名商标

以“小米生活”案为例，法院认为“小米”商标知名度较高，已经构成驰名商标。被告申请注册“小米生活”商标，其后又申请注册原告已注册的“米家”等商标，使用与原告宣传语近似或基本相同的宣传语，使用与原告配色相同的配色，申请与原告商标近似的域名，以原告商标“智米”作为字号等行为，攀附原告商标声誉的意图明显，具有明显的侵权恶意。

2.将原告驰名商标或知名度较高的商标申请注册企业名称，并在实际经营中使用

以“百岁山”案为例，法院认为被告一与被告二明知“百岁山”为限制使用的企业字号，为了获取不正当利益，仍执意将其企业名称变更为百岁山公司，并承诺愿意承担相应的法律责任，侵权的主观恶意明显。

3.商标注册申请被认为与在先商标近似，驳回后仍然进行大范围使用

以“FILA”案为例，法院认为被告与原告系同行业经营者，在其申请的商标因与原告主张权利的“FILA”商标近似的情况下被驳回后，仍在生产、销售的相同商品上使用与权利商标近似的商标，主观恶意明显。

4.全面摹仿、抄袭原告商标及产品

以“五粮液”案为例，法院认为被诉侵权产品上的侵权标识与五粮液公司主张的涉案权利商标标识相同或高度近似，且二者使用于相同产品上，产品的款式、颜色、商标的标识位置等几乎完全相同，此种全面摹仿涉案注册商标及产品的行为足见其侵犯涉案商标专用权、攀附商标专用权人商誉的主观意图十分明显。

5.违背诚实信用原则

以“红日”案为例，法院认为被告在本案诉讼中多次出尔反尔。比如，在行为保全听证中确认的内容在一审庭审中均予以否认。这些反悔行为既没有合理司法解释也没有足够证据证明，是对民事诉讼诚信原则的违背，也是被告侵权恶意在诉讼中的延续和表现。

（二）“情节严重”的认定

《司法解释》第四条：被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：（1）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（2）以侵害知识产权为业；（3）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（4）拒不履行保全裁定；（5）侵权获利或者权利人受损巨大；（6）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；（7）其他可以认定为情节严重的情形。

除《司法解释》的上述规定之外，司法实务中，还有其他认定为“情节严重”的情形。可以举例如下：

1.侵权行为对权利人的商誉、市场份额等合法权益造成严重损害

以“小米生活”案为例，法院认为涉案“小米”商标为驰名商标，具有较高的知名度、美誉度和市场影响力。涉案侵权产品在2018年、2019年被上海市市场监督管理局认定为不合格产品。且从涉案店铺商品评价可知，部分用户亦反映被控侵权商品存在一定的质量问题。因此，二被告在被控侵权商品上使用“小米生活”商标，在一定程度上会降低消费者对于“小米”驰名商标的信任，导致该商标所承载的良好声誉受到损害，故对于涉案侵权行为应加大司法惩处力度。

2.构成举证妨碍

以“百岁山”案为例，法院认为在诉讼过程中，经本院释明后，被告仍未在指定期限内提供其销售情况及销售记录，拒不配合以便于确定其侵权获利情况。在“卡波”技术秘密案，最高人民法院（2019）最高法知民终562号中。当一审法院责令安徽纽曼公司限期提供获利数据并附财务账册和原始凭证时，安徽纽曼公司虽提交资产负债表和利润表，但无正当理由拒不提供财务账册和原始凭证，导致本案最终无法查明全部侵权获利，构成举证妨碍。

3.滥用管辖权异议

以“AWS”商标案为例，在诉讼过程中，光环新网公司和亚马逊通公司滥用程序性权利，提出明显不能成立的管辖权异议并就该管辖异议裁定提出上诉，故意拖延诉讼进程，进一步加剧了侵权行为的影响，扩大了商标权人的损失。

4.以侵权为业

判断侵权人是否以侵权为业是确定侵权利润计算方式的基础。以“卡波”案为例，在界定企业是否完全以侵权为业时，涉案侵权人通常会提交营业执照等证据佐证其经营范围不止侵权产品的生产。但营业执照记载的经营范围系企业申请注册成立时的选择，其实际经营范围既可能大于也可能小于营业执照记载的经营范围。因此需要侵权人进一步举证来证明其除了侵权产品以外生产其他产品的事实，或根据已查明的事实，来具体判断侵权人是否有经营其他产品。

同时，界定行为人是否以侵权为业，可从主客观两方面进行判断。从客观方面，行为人已实际实施侵害行为，并且系其企业的主营业务、构成主要利润来源；从主观方面，行为人包括企业实际控制人及管理层等，明知其行为构成侵权而仍予实施。当然，所谓的“明知”并非要求行为人熟知法律、知道其行为的准确法律评价，而是即使基于一般理性人的认知水平，也应当知道其行为是侵犯他人合法权益的。

（三）“基数”的认定

《司法解释》第五条：人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；法律另有规定的，依照其规定。

前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。

人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，依法追究法律责任。

1. 以原告实际损失数额为计算基数

在确定权利人因被侵权所受到的损失时，可考虑的因素：（1）权利人商品销售减少量或侵权商品销售量与权利人商品单位利润的乘积；（2）权利人商品价格下降数与权利人商品单位利润与该商品销售数量的乘积；（3）权利人因用户数量下降所导致的损失；（4）权利人为其所诉请保护的知识产权已实际支出的研发成本；（5）权利人为修复商誉已实际支出的合理广告费。

2. 以被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数

在确定侵权人因侵权所获利益时，可考虑的因素：（1）侵权产品销售量与该产品单位利润的乘积；侵权产品单位利润无法查明的，按照权利人商品的单位利润计算；（2）侵权人的营业利润与被诉产品所占比重与该产品销售数量的乘积；（3）侵权人自认的销售数量及价格；（4）公证书显示的产品销售数量、评价数量及价格；（5）侵权人被行政管理部门查处的侵权产品数量及价格；（6）侵权人相关专用账户的资金流水情况；（7）侵权人纳税情况、增值税开具及认证情况；（8）侵权人网站、宣传资料、年度报告等公开披露的相关数据。

3.以许可费倍数作为计算基数

在认定合理许可使用费时，可考虑的因素：（1）有无签订许可合同，许可合同是否备案；（2）许可合同是否实际履行，有无支付凭证；（3）许可合同的对象、许可的方式、范围、权限与被诉侵权行为的关联性；（4）许可人与被许可人之间是否存在亲属关系、关联关系等利害关系或交叉许可等特殊商业关系；（5）许可费是否受到外在因素的影响，如许可人或被许可人受到破产清算、并购重组或涉及重大诉讼。

4. 以裁量性方法确定基数

在侵权行为可分的情况下，计算侵权损害赔偿时，既存在可以较为精确计算权利人损失或者侵权人获益的部分，又存在难以计算权利人损失或者侵权获益的部分的，可以对前者适用以权利人损失或者侵权人获益计算赔偿，该部分可适用惩罚性赔偿。对后者适用法定赔偿，该部分不能适用惩罚性赔偿。

经当事人举证、法庭调查取证等方式仍无法精确计算权利人因被诉侵权行为所遭受的实际损失、侵权人因侵权所获利益，亦无可参考适用的许可费时，可根据在案证据概括计算确定惩罚性赔偿的赔偿基数。

在裁量确定知识产权侵权纠纷惩罚性赔偿的基数时，应综合考虑的因素：（1）权利人请求保护的权利的创造性、显著性、知名度；（2）权利人产品或作品的市场价格、销售数量、利润情况的变化情况以及涉案权利的贡献程度；（3）被诉产品或作品的市场价格、销售数量、用户评价数量、利润情况以及所涉权利对被诉产品或作品利润的贡献程度；（4）侵权人的经营类型、经营方式、经营规模、线下店铺的地段及档次、线上店铺的关注量、收藏量、会员数量；（5）权利人用户数量下降导致的会员费、点播费等损失情况；（6）权利人商誉、社会评价的降低程度。

在裁量确定侵害商业秘密纠纷惩罚性赔偿的基数时，应综合考虑的因素：（1）商业秘密的许可使用费、转让费；（2）商业秘密的种类及创新程度；（3）技术秘密的研发成本、经营信息的获取成本；（4）商业秘密在终端产品所占的比重；（5）商业秘密可保持竞争优势的时间及权利人的合理预期收益。

5.惩罚性赔偿制度与举证妨碍制度的衔接

《司法解释》第五条第三款规定：人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，依法追究法律责任。

这实际上就是将举证妨碍制度与惩罚性赔偿衔接起来了，将举证妨碍作为确定惩罚性赔偿基数的方式之一。

（四）“倍数”的认定

《司法解释》第六条：人民法院依法确定惩罚性赔偿的倍数时，应当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。

因同一侵权行为已经被处以行政罚款或者刑事罚金且执行完毕，被告主张减免惩罚性赔偿责任的，人民法院不予支持，但在确定前款所称倍数时可以综合考虑。

四、实务操作思路与建议

1.举证责任

举证的维度包括故意、基数、情节严重和倍数。《民事诉讼法》第七条：人民法院审理民事案件，必须以事实为根据，以法律为准绳。第一百七十二条：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更。第二百条：当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：（一）有新的证据，足以推翻原判决、裁定的。

完善民事诉讼证据规则，能够更好地促进民事诉讼证据采信的准确性和规范化，更有利于实现司法审判工作“事实认定符合客观真相，办案结果符合实体公正、办案过程符合程序公正”的目标。

2.熟练掌握最新的裁判规则

在实务工作中需掌握最新的裁判规则，如不诚信的诉讼行为作为情节严重的考量因素、以侵害知识产权为业作为情节严重的考量因素、以举证妨碍制度来推定惩罚性赔偿基数等裁判规则。

3.管辖法院的选择

在知识产权案件中，选择对规则熟练掌握，对知识产权的价值认可等方面充分扎实的法院。另外，建议要规划好诉讼策略。

（根据嘉宾发言内容整理，不代表嘉宾所在单位立场。）