知识产权惩罚性赔偿案件中，被告抗辩思路和举证策略分析
作者/张法柱（北京云亭律师事务所）
知识产权惩罚性赔偿，是指侵权人故意实施侵害知识产权的行为，情节严重的，权利人可请求法院作出侵权人给付被侵权人超出实际损失的赔偿。是一种集补偿、制裁、遏制等功能于一身的制度。惩罚性赔偿，在填补权利人的损失之外，还起到遏制和威慑侵犯知识产权行为的作用。
2013年，我国《商标法》首次以知识产权专门法的形式引入惩罚性赔偿制度，随后2015年《种子法》、2018年《电子商务法》、2019年《反不正当竞争法》对惩罚性赔偿制度进行增补和完善，2019年《商标法》再次修订，将惩罚性赔偿的倍数由“一倍以上三倍以下”调整为“一倍以上五倍以下”。
而随着2020年《民法典》的颁布，在基本法层面对知识产权惩罚性赔偿制度予以规定，并在同年修订《专利法》和《著作权法》，标志着知识产权惩罚性赔偿制度在立法层面上的全面确立。
2021年3月3日，《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下称“《解释》”）正式实施，对各级法院在审理知识产权侵权案件中适用惩罚性赔偿的具体标准和情节进行了细化规定。
在《解释》出台前，虽然在立法层面上对知识产权惩罚性赔偿的规定不断完善，但由于知识产权的无形性、侵权行为的隐蔽性以及市场波动性等因素，往往使得“侵权故意”“情节严重”“赔偿基数及倍数计算”等难以确定，导致惩罚性赔偿制度在司法实践中极少被适用。而权利人出于举证困难等因素，往往直接诉请适用法定赔偿规则。
《解释》的出台，体现了国家在打击、惩罚、遏制知识产权侵权行为的鲜明态度，也预示着此后各级法院在审理知识产权惩罚性赔偿案件的过程中，可能将陆续改变此前针对此类案件过于谨慎的态度，将惩罚性赔偿制度更多地应用于司法实践当中。
基于上述背景，将来在知识产权侵权案件中，应否适用以及如何适用惩罚性赔偿问题，或将成为诉辩双方的核心争议内容之一。
云亭知产委员会在对上述法律规定及《解释》进行分析研究，以及对大量司法实践案例进行梳理的基础上，推出知识产权惩罚性赔偿系列文章。
本文将站在被诉侵权人的角度，围绕知识产权惩罚性赔偿的构成要件，对该类案件被告的抗辩思路及举证策略进行分析。
一、知识产权惩罚性赔偿的构成要件
本所律师在《原告视角看知识产权惩罚性赔偿案件的有效证据》一文中，对知识产权惩罚性赔偿构成要件进行了简要说明，本文对相关内容进一步分析和明确。
总体而言，知识产权的惩罚性赔偿构成要件有四：以权利人请求为前提、侵权人存在侵权故意、侵权行为构成情节严重、赔偿基数和倍数可确定。
（一）
以权利人请求为前提
“不告不理”原则是我国民事审判的基本原则之一。虽然该要件仅为程序性要件，但作为谈论后续三要件的前提和基础，同样不容忽视。
此外，鉴于此前司法审判实践中因权利人举证困难以及法院对于惩罚性赔偿规则较少适用，许多权利人在起诉时直接请求适用法定赔偿规则。但是随着《解释》的出台，惩罚性赔偿适用的具体情形得以明确，在以后的知识产权侵权案件中，惩罚性赔偿被提出以及被适用的概率可能会大幅增加。
因此，无论从逻辑角度还是从实践角度，均有必要就该要件进行明确。
（二）
侵权人存在侵权故意
在司法实践中，各级法院对于“故意”，大多按照侵权人主观“明知其行为会导致侵权结果的发生，仍希望或放任该结果发生”的标准予以认定。
《解释》第三条规定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素进行认定，并列举了“故意”的六种具体情形。
前五种情形都是符合主观“明知”的高度盖然性标准的具体情形，第六种情形作为兜底条款，笔者认为，也应当遵从这一标准，例如在实践当中常见的“商标注册申请被认为与在先商标近似，驳回后继续使用”“与权利人达成和解或做出承诺后，仍继续实施侵权”“在相同或类似商品上使用权利人驰名商标”等情形，也会被法院按照“故意”予以认定。
（三）
侵权行为构成情节严重
《解释》第四条列举了情节严重的七种情形。前六项为具体情形，第七项为兜底条款。在司法实践中，除了已列举的具体情形外，例如侵权时间长、侵权地域广、跨地区链条式侵权、多次侵权、重复侵权、规模化、群体性侵权等，通常也会被法院认定为“情节严重”的情形。
（四）
赔偿基数和倍数可确定
《解释》第五条规定，人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。
但在司法实践当中，因知识产权的无形性、侵权行为的隐蔽性、利润率和知识产权贡献率的难以确定性以及市场环境的复杂性和多变性，导致权利人的实际损失、被告违法所得数额及侵权获利以及许可使用费难以确定。该要件是知识产权惩罚性赔偿制度被极少适用的最核心因素。
二、司法实践中，法院对于惩罚性赔偿的认定情形
鉴于《解释》对“故意”和“情节严重”具体情形进行了详细列举，上文也对兜底条款的常见情形进行了补充分析。因此该部分将主要围绕“赔偿基数及倍数确定”要件进行分析。
在极少数适用惩罚性赔偿的案例中，在基数确定方面主要分为三种情形：
◇（1）侵权人构成自认，法院得以计算被告的全部或部分侵权获利
假如被告在诉讼中或在事先程序中对于权利人的主张予以认可或提交了可以证明侵权获利的相关证据的，属于自认行为，法院会以此作为计算侵权获利的计算基础，并适用惩罚性赔偿。
比如在“刘俊等与斐乐体育有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷再审案”中，法院认为：二审判决根据再审申请人中远鞋业公司、独特公司、刘俊在二审时的上诉主张，通过侵权商品销售量与该商品单位利润乘积的方法印证一审判决计算的赔偿数额是否适当，对此再审申请人中远鞋业公司、独特公司、刘俊并无异议且对于涉案期间侵权商品销售额为1800万元予以明确认可，其申请再审的主要理由为根据该种计算方法所采用的商品单位利润计算方法不当，且得出的单位利润畸高。二审判决在计算商品单位利润时是按照在电商平台上的最低销售价格减去瑞安市鞋革行业协会出具的《夏季平底平跟休闲薄底帆布鞋成本价证明》中列明的一双普通夏季平底平跟休闲薄底帆布鞋的成本价，最终得出一双被控侵权商品的销售利润至少为41．8%，从而认为侵权获利数额远高于一审判决认定数额。根据商标民事司法解释第十四条规定，侵权所获得的利益，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算。二审判决在印证一审判决数额适当时采取的计算方法并无不妥。
再如“丹阳市天宇五金磨具有限公司上诉案”中，法院查明：在案涉商标请求无效宣告程序和相关行政诉讼程序中，侵权人天宇五金磨具公司提交的销售合同、销售发票、出库单等证据材料显示：2015年1月至2016年5月，精申箭公司的营业收入有1300余万元，销售的被控侵权产品数量约有660万张。
法院认为：根据天宇五金磨具公司等在案涉商标无效宣告程序中提交的被控侵权产品销售合同、出库单等证据，长江砂轮厂主张以天宇五金磨具公司、精申箭公司销售侵权产品的数量×产品单价×产品利润率，计算天宇五金磨具公司、精申箭公司侵权获利，并以此为基础适用三倍的惩罚性赔偿确定赔偿数额，对于长江砂轮厂主张的侵权获利计算方式，予以认可。
◇（2）原告本身运营规范，向法院提供了清晰的财务报表数据，同时市场上具有与原告销售规模、利润相当的其他公司，为法院提供参照而得以较为科学、合理地计算出原告的利润损失情况
如“巴洛克木业（中山）有限公司诉浙江生活家巴洛克地板有限公司、太仓市城厢镇门迪尼地板商行等侵害商标权及不正当竞争纠纷案”中，法院认为：巴洛克木业公司在地板行业中处于领先地位，其行业地位与大自然家居、大亚圣象、德尔地板等公司在某种程度上具有一定的可比性。而德尔公司和巴洛克木业公司在业务结构和公司规模上相似。德尔公司地板产品2015年的净利润率为16.25%，2014年为18.97%。巴洛克木业公司在本案中按照10%的净利润率进行主张，远低于同行业同类企业，也低于其经销商到庭陈述的数据。在法庭询问浙江巴洛克公司关于巴洛克木业公司的净利润率及其自身产品的净利润率问题时，其未予回应，只是简单否认巴洛克木业公司的主张不能成立。在巴洛克木业公司已经提供初步证据证明10%的净利润率具有相应的事实依据时，法院对浙江巴洛克公司的简单否认抗辩不予采信。
本案中，权利人提供了精确的因侵权行为所造成的利润损失情况，净利润率按照原告主张参考同行业德尔公司的净利润率确定的一个最保守数据——10%，该数据远低于其审计报告中显示的净利润率，也低于行业平均利润率，更低于德尔公司16.25%、18.97%的净利润率。基于企业自身确定的利润损失举证并参考市场上与权利人销售规模、利润相当的其他公司情况，使得计算基数得以明确。
当然，在现实当中像该案权利人提供如此清晰的证据且有可供参照的同行业公司数据进行对比适用的情形并不多见，因此该案并不具有普遍代表性。
◇（3）在原告提供证据较为充分且已达到高度盖然性标准，同时被告未按法院要求提供相关账簿、资料的情况下，适用证明妨碍推定规则，对于原告的主张予以支持
如“欧普照明诉华升公司侵害商标权案”中，法院认为：由于权利人欧普公司已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人华升公司掌握，经本院责令华升公司提交相关证据，华升公司仅提供了其京东“欧普特官方旗舰店”的销售收入记录，未向本院提交阿里巴巴网、天猫网、淘宝网等平台的销售数据，故本院将依法参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。根据现有证据，权利人的损失或者侵权人获得的利益均难以确定，故欧普公司主张以涉案商标许可使用费的倍数合理确定本案赔偿数额，本院依法予以准许。
关于涉案商标许可使用费。欧普公司为主张其授权给销售商的涉案商标许可使用费为36.5万元/年，向本院提交了其与产品销售商瑞隆公司、文达公司签订的《商标授权许可协议》《家居照明事业部零售渠道区域运营商合同》、银行转账凭证、《欧普照明发货托运单》、“OPPLE欧普照明”商标授权店铺的现场照片等证据予以证实。在《商标授权许可协议》中约定涉案商标的许可费为36.5万元/年，在《家居照明事业部零售渠道区域运营商合同》中约定涉案商标的使用费为每天1000元，两者相互对应。且根据《欧普照明发货托运单》、银行转账凭证以及“OPPLE欧普照明”商标授权店铺的现场照片，可以证实欧普公司与瑞隆公司、文达公司已经实际履行了《商标授权许可协议》及《家居照明事业部零售渠道区域运营商合同》。结合涉案商标具有较高的知名度，上述证据对于证明“欧普公司授权给销售商的涉案商标许可使用费为36.5万元/年”这一事实，已达到高度盖然性的证据标准，本院对此予以采信。
而对于倍数的确定，则往往由法院结合侵权人的主观故意及客观情节的严重程度进行综合裁量。
三、被告的抗辩思路及举证策略分析
（一）
被告抗辩思路分析
在知识产权惩罚性赔偿方面，无论是原告主张还是被告抗辩，都需围绕上述“故意”“情节严重”以及“赔偿基数及倍数可确定”三要件展开。
而原告和被告的证明逻辑和证据的证明标准均有所不同。从原告角度而言，其证明上述构成要件的顺序首先是侵权人存在故意，其次为情节严重，最后为赔偿基数和倍数可确定。因为侵权人存在侵权故意是适用惩罚性赔偿的首要和基础条件，如不存在侵权故意，则不存在惩罚适用的空间，无论情节严重与否，基数和倍数是否确定，都不能适用惩罚性赔偿规则。同理，只有证明了故意和情节严重的成立，才有证明具体赔偿基数及倍数确定的必要性。
此外，作为原告不仅有证明构成要件的顺序要求，还须三要件都有充分证据予以证实，形成完整的证据链条并达到高度盖然性的标准，方能适用惩罚性赔偿制度。这就导致了原告举证责任过高，同时法院对于相关事实的查明具有较大难度。这也是为什么此前惩罚性赔偿制度极少适用的原因。
但从被告的角度而言，其证明逻辑和证明标准则完全不同。作为被告，其证明目的并非“自证清白”，而是达到“驳斥原告主张使其不能成立”的目的就足够了。因此作为被告，其并无证明先后顺序的要求，只要被告抗辩或其提出的证据可以反驳掉原告在上述构成要件中任一环节的任一主张，达到“以点破面”的效果，则原告的主张即不能成立，也就无法适用惩罚性赔偿规则。
虽然对于被告的证明逻辑并无顺序要求，但是结合原告证明三要件的难易程度来考量，建议被告在前期收集和准备证据的过程中采取“逆向举证”策略——即先就“赔偿基数及倍数的确定性”要件收集和准备证据，因为在司法实践当中，原告证明该要件最为困难，大量的案例显示，因原告无法证明损失、侵权获利以及许可使用费而使得赔偿基数及倍数不能确定，最终无法适用惩罚性赔偿规则。那相对被告而言，原告最难证明之处也即被告最易突破之处。
其次，再就不构成主观“故意”和客观“情节严重”要件准备证据。《解释》详细列举了“故意”和“情节严重”的具体情形，该等情形也是从大量司法实践当中总结而来，因此是否符合该要件，原告往往能充分举证，法院在该等情形下也较易认定。
（二）
被告抗辩和举证策略分析
结合上文分析，本所律师对于被告的抗辩和举证提出如下建议：
◇ 1. 对于主观故意的抗辩和举证
（1）原告主张向被告发出通知、警告后，被告继续实施侵权行为的，被告确因通讯地址、联系方式等变更导致未收到上述通知、警告的，应向法庭提供通讯地址、联系方式变更的证明文件，通过证明被告现地址与原告发送通知、警告的地址不一致等事实，对原告主张进行抗辩。
在实践当中，原告可能通过办理邮寄送达公证等方式证明其采取了通知、警告行为，公证处对原告的邮寄行为和邮寄内容进行证据保全。在该种情形下，被告应要求原告出具送达回执等能够证明文件被签收或送达的证明。
（2）原告主张被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的或被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的，被告应举证证明公司本身及法定代表人、股东、实际控制人等与原告之间不存在前述关联关系。
对于原告主张相关人员与被告公司股东之间存在股权代持、隐名及其他实际关联情形的，应提供切实证据予以证明，否则法院不予支持。
◇ 2. 对于情节严重的抗辩和举证
（1）原告通过提供专业鉴定报告证明情节严重的，被告应对鉴定报告的内容和数据做客观审慎的分析，并有针对性地对该报告的鉴定程序、鉴定依据、认定事实、鉴定结论以及与侵权行为的因果关系等方面进行抗辩和举证。
如“斯奔科医疗有限公司、雅格士（厦门）塑胶制品有限公司与雅格士公司成立后侵害商业秘密纠纷上诉案”中，法院认为：北京紫图知识产权司法鉴定中心凭借鉴定时获得的公知文献所作出的鉴定结论存有不当，其《鉴定报告书》不能作为本案认定相关技术事实的依据。基于此，博灿公司有关“带有插色小件的双色GEL鞋垫模具的双流道双浇口设计”“以耐高温发泡材料作面板的托盘，并作成20层托盘的托盘架”两项技术信息构成商业秘密的主张，也就缺乏了相应的事实和法律依据。鉴于博灿公司的该项主张未能得到支持，本案的其他争议问题已无审查之必要，本院对其不作审查。
（2）原告主张被告“以侵权为业”的，被告可以实际生产经营的产品包括合法经营产品且侵权产品经营和获利仅占较小比例、经营产品所使用的主要技术并非权利人享有知识产权技术等进行抗辩和举证。
如“广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司侵害技术秘密纠纷二审案”中，由于安徽纽曼公司自称是专业研发、生产、销售卡波产品的企业，且没有证据证明其还有其他产品，故原审法院认定其完全以侵权为业。而对于完全以侵权为业的侵权人，侵权获利可以按照销售利润计算，对被告极为不利。
◇ 3. 对于确定赔偿基数和倍数的抗辩和举证
如上文所述，现实中被支持的惩罚性赔偿计算的基数和倍数情形较少，被告可以有针对性地进行抗辩和举证。
（1）谨慎提交证据，防止证据冲突，避免构成自认情形
对原告所主张的确定赔偿基数的证据，法院往往采取严格审查、谨慎采纳的态度。但若被告在诉讼中对原告的主张和举证予以认可或部分认可，或者被告在先前程序中提交了相关证据足以证明其销售数量、销售利润等情形的，法院往往按照被告自认规则，认定赔偿基数，从而适用惩罚性赔偿制度。
因此，被告在诉讼中，应谨慎提交相关证据、防止证据冲突，并根据客观审慎的原则进行举证质证，以免构成自认给自身带来不利后果。
（2）突破证明妨碍推定规则
鉴于原告举证的现实困境，相关法律及《解释》均规定了证明妨碍推定规则——即对于由被告掌握且原告难以取得的证据材料，在原告尽力举证的前提下，人民法院可以依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。
随着《解释》的出台，在将来的司法实践当中，证明妨碍推定规则可能会被广泛应用。若被告一味拒绝提供相应证据，可能导致法院直接以原告主张和证据作为赔偿基数，从而给被告带来不利后果。因此作为被告，应积极提供相应证据材料突破证明妨碍推定规则。
积极提供证据未必会给被告带来绝对不利的后果。证明妨碍推定规则的适用，需要区分被告是主观上拒不提供证据还是客观上不能提供，在被告已经尽力举证情况下，不能直接推定原告的主张成立。比如，被告按照法院的要求提供财务报表、账簿及资料的情况下，因相关数据同时包含被告合法收入和侵权所得且二者确实无法区分的情形下，法院不宜直接采用原告主张和证据对赔偿基数予以认定。
鉴于此，建议被告在日常经营过程中，应就相关财务报表、原始凭证、明细账等会计资料进行严格规范。
结 语
知识产权惩罚性赔偿制度，是惩罚、遏制侵权行为，维护权利人合法权益、维护市场经济秩序的重要举措。随着立法层面对知识产权惩罚性赔偿制度的全面确立以及《解释》的生效实施，该制度必会带来更为广泛和深远的积极影响。
但与此同时，也应当警醒和防止该制度被滥用而造成“过犹不及”的反面效果，权衡好“知识产权合法保护”与“过度苛责、打击创新”的边界点。
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